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我が社の製品はこれですからイ号製品は侵害、という主張

弁理士試験に合格して、しばらくして知財訴訟(特許権侵害訴訟)を見学する機会がありました。その頃はまだ東京地裁民事第X部とか言っていたようなおぼろげな記憶があります。

その際、原告の社長は、自社製品を持って来て、うちの製品はこれで、お宅の製品はこれにそっくりだから、お宅の製品(イ号製品)は我が社の特許権を侵害している、と主張していました。

しかしながら、特許権の請求の範囲の記載は原告の会社の製品とは構造が違っていて、原告の特許権の権利範囲に入ってませんでした。であれば、いくら、今の製品が同じであっても、その部分は権利を取っていませんから、侵害には該当しません。つまり、原告の負けになります。

後で裁判官の方に聞いたら、そういうケースはかなり多いそうです。

つまり、特許権は取得していても、その後改良を重ねることで、その特許権の技術的範囲に入らない製品になってしまっている場合、それを他社が模倣した場合は、侵害になりません。

これを防止するためには、改良品を発明したら、それが過去に出願した特許の特許権の範囲に入っているかをチェックし、もし、権利範囲に入っていないようなら、新たにその改良品について特許を出願する必要があります。それにより新たな特許権が取得できれば、その特許の出願日から20年間独占できますから、最初の特許よりも長い期間の保護が可能になります。

これを計画的にやっていけば、製品を守る特許を延長でき、製品の独占期間をより長くすることが可能です。

上の侵害事件と似たような話は、植物の品種でもあり、栄養繁殖(挿し芽)で増やす植物の場合、増殖中に遺伝子に突然変異が入って、10年も経つと、品種登録した植物の形態とは別物になっている場合もよくあります。

すると、10年前に品種登録していて、それで25年間(植物によっては30年間)保護されるはず、と思っていても、実際には、品種登録した品種の特性を記載した特性表とは違っていて、別品種とされ、それを真似した企業がいても、育成者権で差止めできない、というケースも実際にあるそうです。

このような場合に、上の裁判のケースのように、うちが今販売している製品はこれで、これと同じだから、イ号製品は侵害だ、と主張する場合もあるそうですが、やはり、品種登録の特性表と異なっていれば、異なる品種ですから権利を持っていない以上、侵害にはなりません。

そういう意味から言えば、製造工程を改善するなどにより、よりよい発明が出れば、それについて特許出願することをお勧めします。

それに加えて、出願時にいろんなバリエーションを記載しておいて、侵害しそうな製品が出てくれば、それに合せて権利範囲を変えて権利化する、というやり方もあります。

これは海外の企業がよくやる手で、出願時には1/2ページ位しか記載がないのに、米国では大量の特許を取得していて、それを根拠に侵害品が権利範囲に入るように分割出願を特許化する、という手です。

これをやられると、成立している特許権の権利範囲に入らないように設計して製造販売しても、その製品が含まれるような特許を後から取得され、侵害に該当するようにされてしまうケースもあります。

しかし、そのような特許は、分割出願の要件を満たさないことが多いので、出願日は原出願日には遡及しない、と主張して、出願日を現実の出願日まで繰り下げさせれば、先の自分の出願により進歩性違反で拒絶できる場合もあると考えます。

ですから、特許を取得していても、製造販売している製品がその特許の権利範囲に入っているか、を確認することが必要です。

また、他社が類似製品を出して来たら、それが権利範囲に入る特許を取れないか?を考えることも事業を守るためには必要です。それには、最初の出願時にしっかりいろんなバリエーションについて書いておくとともに、分割出願をうまく活用すれば可能になります。

大平国際特許事務所は、侵害対策も考慮して明細書を作成するのが得意です。ご興味のある方はお気軽にご相談下さい。

大平国際特許事務所へのお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ

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ライター紹介 ライター一覧

大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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