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弁理士の仕事の醍醐味

情報量の増加は加速度的で、1年間に公表される情報が、その前年から人類史上全部を合わせた情報量を上回る、とも言われて久しいです。

そこまで情報量が多くなると、特許の審査においても、多数の先行文献が引用され、特許にできる隙間が非常に狭くなります。

つまり、先行技術の雨、あられをうまくかわしながら、特許にできる穴を見つけ、その穴を拡げて特許にします。常に広げられるとは限りませんが。

しかし、進歩性の拒絶理由に対して、その文献のみに限れば、拒絶理由は意外と解消できる場合もあります。やり方は文献と拒絶理由の内容ごとにケースバイケースですが、例えば、マイクロアレイ(金属やガラスが材料)とマクロアレイ(ニトロセルロース膜やナイロン膜系)の違いがあれば、うまく反論すれば特許になることもあり得ます。

こういう穴を的確に見つけるのが得意な人が科学者の中には一定数います。論理の穴をパッと見つけて鋭く指摘する人です。

そういう能力があれば、拒絶理由の穴も瞬時に見つけられると思います。大平国際特許事務所所長の大平和幸弁理士もそれが得意です。

例えば、図の脚注の1行だけで、拒絶理由をひっくり返したりもできる場合があります。

あるいは、要約ではこう書いてあるけど、本文やグラフを見たら、そうは言えない、というようなケースもよくあります。こういう場合は比較的簡単に拒絶理由を解消できます。

と、いうのも、日本の審査官も要約しか読まないと決めている審査官がいます。こういう審査官は本文を精読していないので、本文中に特許にできるヒントが見つかったりします。アメリカでも原則は拒絶理由の文献を全文は読まないようです(人にもよるでしょうが)。

だとすれば、審査官が読んでない部分に拒絶理由を解消できるヒントが見つかる可能性はかなり高いです。あるいは、その論文が根本的に間違っていることがわかる場合もあります。それは、その後のレビュー等にその方法は使えない、と書いてある文献を見つけることなどで立証できます。

そうした穴が見つかったら、それを突破口にして、反論の文章を作ります。このとき、審査官にもわかりやすいようにあまり複雑な論理にしない方がよいと思います。審査官がよくわからない、ということで、拒絶理由が解消していない、と判断されては元も子もありませんから。

このように、論文の穴を見つけ、それを適切に表現することで、非常に難しい拒絶理由に見えても、意外にあっさりと特許査定が出る場合もあり得ます。

それが正に弁理士の仕事の醍醐味です。それにより、クライアント様に非常に喜んでいただけるとこちらも頑張ってよかった、と思います。

大平国際特許事務所では、難しい拒絶理由に対応するのが得意です。どうしても特許にしたいけど、非常に難しい拒絶理由が来た、というような場合にセカンドオピニオンを出すことも可能ですので、お気軽にご相談下さい。他の弁理士の先生が匙を投げた案件でも大平国際特許事務所なら特許にできる場合もあり得ます。

以下のページから、ぜひお気軽にご相談下さい。

大平国際特許事務所へのご相談フォームはこちら

 

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大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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