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拒絶理由に対して意見書のみで争って特許登録査定を得るには

特許申請して審査請求したら拒絶理由が来るのが普通です。その場合、引用文献を見ると、明らかにずれている場合はかなりよくあります(完全に関係ない引用文献は最近ではかなり減りましたが)。

そのような場合に、明確に、引用文献にはならない、引用文献として不適当である、という主張ができるのですが、だからと言って意見書のみで争うと、いきなり拒絶査定が来ることもあります。審査官が誤解したままで拒絶査定を出す場合もあるからです。

それを避けるためには、少しでも補正をしておいた方が無難です。

どうしても意見書のみで争いたい場合は、事前に電話インタビュー(面接)して特許庁の審査官に意見を聞くのがよいです。ただし、分野によっては補正案しか見ない、という方針の審査官もいるので、全ての審査官が意見書のみを見てくれるとは限りませんから、それも聞いてみる必要があります。もっと言えば、面接自体をしない、という方針の審査官もおられますから、審査官毎、部門毎に異なるので、電話インタビュー可能か聞いてみるのがよいです。

そして、完璧に出願人が正しくて、審査官の引用文献が全部不適切であっても、審査官に見てもらうと何等かの補正指示が来る場合もありえます。そのような場合は審査官の言う通りに補正すれば特許査定する、という意味ですから、受け入れ可能であればその通りにすべきです。

審査官のいうとおりではなく、少しだけ変えて補正すると、再度補正指令か拒絶理由通知が来ることもあるので、このような場合は審査官の補正案が受け入れ可能であれば、審査官の補正案どおりに(1文字も変えずに)補正するのがよいです。もし、少しでも変更すれば、振り出しに戻る可能性さえあります。

このように、事前に補正案を提出して見てもらえる場合は、それをしない場合に比べて1回分応答の回数が少なくなるので、出願人にとってはいいことだと思います。一方で、事務所にとっては、儲かるチャンスを逃したと見るか、早く特許になって、次の仕事に入れてよかったと見るか、分かれるところかも知れません。

補正の示唆があれば、そのまま補正すれば特許になりますが、事前に見てもらわないで提出すれば、もう一度拒絶理由が出て、補正書を再提出することになることもあります。そういう意味で、補正の示唆が、文言を全部わかるように記載されていない場合、特に従属項が何個もあるような場合は、事前に審査官に見てもらうのが無難と思います。

意見書のみで反論する場合は、引用文献から反論の材料を探します。例えば、審査官が根拠にしている部分の図のエラーバー(標準偏差)1シグマが大きく被っているような場合は、有意差がありませんから、その論文からは、その結論は言えない、などと科学的な論理に基づいて反論できる場合があります。

この引用文献を全部読んで完全に論破することは誰でもができることではありません。完全に弁理士の腕とセンスによります。科学論文を書いたり、大学院で研究したことのある人であればこうしたことが得意です。さらに、何十年も研究をやっている人ならさらにうまく反論でき、難しい拒絶理由でも特許にできる場合が多いです。

大平国際特許事務所の所長は、研究者を20年位やり、火の出るようなサイエンスのディスカッションを常に20年間もやってきていることから、論文の論理のおかしいところを見つけるのが得意です。

さらに、弁理士としても15年以上の実務経験がありますから法律的な論理構築も得意です。

そういう意味で非常に難しい拒絶理由に対しても特許にするノウハウを多数持っています。

難しいが何とかして特許にしたい、という特許出願をご希望の方はぜひ当所にご相談下さい。お問い合わせは以下のフォームからお願いします。

お問い合わせフォーム

また、特許にするのが得意、というのは、裏を返せば、特許を潰すのも得意、ということになります。引用文献をうまく使って審査官、審判官を論破するその論理が得意、ということですから。

そういう意味で、もしどうしても潰したい特許がある場合も、当所にお任せ下さい。ご相談は、上記フォームからお気軽にお問い合わせ下さい。異議申立、無効審判、審決取消訴訟も大平国際特許事務所は得意としております。

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ライター紹介 ライター一覧

大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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