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商標出願の指定商品・指定役務は最小限にすべきか?

商標出願する際には、その商標を使用する商品、役務を指定して出願する必要があります。つまり、どんな商品やサービスにその商標を使用するかを指定して出願します。

例えば、スーパードライや一番搾りというような商標であれば、指定商品はビール、というように指定します。

それで商標登録されれば、スーパードライや一番搾りがビールについては独占的に使用できます。しかし、例えば、醤油について指定していなければ、他社が醤油について、スーパードライや一番搾りを指定して商標出願すれば登録される可能性はあり得ます。現実にはスーパードライが著名なので、誤認・混同を生じるとして登録されない可能性もありますが。

指定商品は、商標出願の際、何個でも指定できます。区分が同じであれば、何個の商品を指定しても特許庁費用(印紙代)は同じです。区分が増えれば、区分に応じてその分費用も高くなります。

ただ、同じ区分内ならいくつでも指定できるのですが、類似群というものがあり、7類似群を超えると、全ての指定商品・指定役務について、商標の使用又は使用意思に関する証明書と事業計画書を提出する必要があるので、その書類を作るのが煩雑になり、通常は弁理士費用も余計にかかります。

そういう意味では普通の目的の商標の場合は、7類似群以下に抑えるのが出願手続きが簡単とは言えます。

しかし、ものすごく広く展開する予定の事業に使用する商標の場合は、商標の使用又は使用意思に関する証明書と事業計画書を提出して数十~数百の類似群にわたる指定商品または指定役務について商標出願する場合もあります。このあたりは事業戦略に関わりますので、会社の場合は、事業部が将来どのような事業展開を考えているのか十分聞いておくのがよいと思います。

例えば、35類の場合は、多くのサービスを入れると7類似群を超えるケースがあります。

また、場合によっては、指定商品を2つか3つで出願するケースもあります。確実に使用するものだけに絞って出願する、というような考えの場合です。最小限にしておけば不使用取消審判をされるリスクが最小にできます。

不使用取消審判は指定商品、指定役務毎にできるので、指定商品、役務中で使用していないものが1つでもあれば、その指定商品、役務については取り消されるおそれが出てきます。しかし、使用していないのであれば、取り消され、他社に使用されたとしても実害は少ない場合もあり得ます。

とはいえ、近接する領域で同じ商標を他社に使われるとブランドイメージが毀損したり、希釈化(ダイリューション)、汚染(ポルーション)等の問題はあり得ますから、そのおそれがあれば、何らかの形で使用して不使用取消を免れるようにすべきです。。

いずれにしても、不使用取消審判を避けると言う意味では指定商品、指定役務は少ない方がよいです。

しかし、結局のところ、指定商品・指定役務をいくつにするかは、事業戦略によるといえます。広い範囲の商品・役務で使用するつもりであれば、それらをもれなく指定して、必要なら商標の使用又は使用意思に関する証明書と事業計画書を提出するのがよいでしょう。

使用する商品・サービス(役務)が限られていることが最初からわかっているのであれば、1つとか2つでもよいでしょう。

最初の出願に入れてなくて後に必要になった場合に、追加して出願することも可能です。その場合、類似群が異なれば普通に別商標として登録されます。類似群が同じ場合も商標法11条の規定からは拒絶理由はかからないと思われます。

十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

万一拒絶理由がかかる場合は、後願の商標の方に先願の指定商品、指定役務も全部記載しておいて先願商標を取り下げることで権利化することも可能です。これは、出願人が異なる場合の対応になります。

大平国際特許事務所は商標出願も得意です。ここ3年以上、商標登録率100%を維持しております。ご興味のある方は以下のご相談フォームからお気軽にご相談下さい。

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大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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