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難しい拒絶理由への対応と先行発明の本質を捉える力

特許出願をして審査請求をすると、いきなり特許になる場合もありますが、多くの場合は拒絶理由通知が来ます。

その拒絶理由のポイントと、引用文献のポイントを的確にとらえることができると、その差が的確に把握でき、拒絶理由に的確に反論でき、拒絶理由を解消して特許査定を得ることができます。

あるいは、差が全くない、という場合もわかります。その場合は、諦めることになります。これは例えば、大学の先生が、特許と全く同じ論文を出願前に出していて、新規性喪失の例外適用を忘れたような場合です。さすがに、発明者本人の全く同じデータが既に公開されていれば新規性がありませんから、登録はほぼ不可能です。

そのようなケースでも、明細書に新たなデータが含まれていれば、その部分で権利化できる場合もなくなないですが。

この拒絶理由と引用文献に記載の発明の本質を一瞬で捉える力が弁理士の腕、と言ってもいいでしょう。これは科学者としての能力がかなり重要です。研究者歴がなく、特許実務のみやってきた人にはそのような本質部分わからない人もかなりいます。研究者でも、論理の穴をパッと気づく人もいれば、気づかない人もいます。

特許事務所の新人だとこの先行文献に記載の発明との差異にを見つけるのに時間がかかります。最初の頃は1つの拒絶理由に応答案を作るのに1週間位かかったりします。これは、拒絶理由が何を言っているか、どう反論すればよいか、のポイントがわかっていないからです。

反論するには、法律的な知識や法律に当てはめて説得力のある論理を作り上げる力が必要になります。こちらは特許実務でマスターできます。

こういう拒絶理由に対してはこう反論する、そのためにはこういう根拠が必要、だからその根拠を見つける、というのが一瞬でできるようになると拒絶理由への応答が1時間以内でできる場合もあります。

そういう拒絶理由だと応答するのも楽しいです。もちろん、拒絶理由の本質を的確にとらえることで特許査定率も上がります。

大平国際特許事務所は、この拒絶理由への反論を得意としており、「えっ、あれが特許になったの?」と驚かれることがよくあります。所長の大平は、難しい拒絶理由ほど闘志を燃やして何とかして特許にしようとします。妖刀村正のような切れ味の頭脳をフル回転させ、針の穴を通すような、ウルトラCを駆使して特許にすることもしばしばあります。

難しい拒絶理由だと思ったらぜひ当所にお気軽にご相談下さい。

大平国際特許事務所へのご相談はこちらからお気軽にどうぞ

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ライター紹介 ライター一覧

大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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