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特許取得が非常に難しい特許出願 えっ?あれが特許になったの?

大平国際特許事務所では、特許にするのが通常は難しいと思われる発明でも、特許にする(特許登録査定を得る)のが得意です。こちらは内視鏡保持部材の特許ですが、かなり厳しい拒絶理由でしたが、無事特許になりました。

特許登録証粟津先生内視鏡ハンガー

他にも特許査定を得るのが難しいケースとして、例えば、以下のようなケースが実際にありました。

特許出願をする際に、クライアント様からできる限り広く書くようにという指示があり、ぎりぎりまで広い特許請求の範囲を書くことがあります。大学の教授の一部の先生等にそうした依頼が多い印象があります。

所長弁理士の大平和幸は、弁理士になる前に大手企業で研究開発を約20年間行い、博士号も持っています。弁理士として、奈良先端科学技術大学院大学の特任教授もやっており、ノーベル賞の山中伸弥教授の案件も手掛けたこともあります。ですから、難しい案件、非常に広く権利化したい教授の意向もわかります。

そういう場合は、請求項を広く書いてありますから、先行文献がたくさんあることが多く、最初の拒絶理由通知で相当狭い範囲に減縮補正する必要があることも多いです。

しかし、その減縮補正がもともと想定内の範囲で補正し、それがそのまま登録される場合もあります。この場合は一見狭く見えても実はかなり広い範囲が取れている場合もあります。

そういうときは、特許出願明細書を書いた私自身驚くことがあります。「えっ、あれで特許になるの?」という感じです。もっと狭くなることを覚悟していたら、意外にあっさり特許になったりします。これは、先行技術文献が予想外にほとんどない場合や、限定した要素が必須の場合等が多いです。

あるいは、これは取れたらおかしい、という請求項でも登録される場合もあります。これには審査官、審判官がその技術内容を深く理解していないために起こるケースもあり得ます。

例えば、四柱推命や動物占い等のプログラムの特許等は、審査官が四柱推命をきちんと理解できていない場合、実質的な内容を精査せず、形式のみで登録されるケースもあります。

私も四柱推命と動物占いを勉強しましたが、分厚い本を何冊も読んでも例外が非常に多く、完全にはマスターできなかったです。審査官も四柱推命や動物占いの内容理解に3ヶ月とか半年かけるわけにはいかないでしょう。

また、以前も書きましたが、外国の出願人が、新規性喪失の例外手続きをミスしていて、自分の論文で拒絶理由が来た場合に、その論文を精査して微妙な違いを指摘して特許にしたこともありました。このときは、これは図面の説明文の最後の方にわずかに違いが書いてあったのを見つけて反論したら特許になりました。

研究者歴が長いと、論文のちょっとした矛盾点を見つけるのが得意になるので、こうしたちょっとした違いを見つけることで、難しいように見える拒絶理由にも反論して特許にすることができる場合があります。

このときは、この論文の著者はどうしてこんな記載をしたのだろう?と不思議な感じがしましたが、研究者の中には自分の成果をできるだけ隠そうとする人もいて、本当のところがわからないように隠して特許出願をしていたのかも知れません。そのような場合は、自分の論文が公知になっていても特許にできる場合があり得ます。

当時、ある中堅程度の特許事務所に勤務していたのですが、上司の責任者(所長の次に偉い弁理士)も、「こんなの特許にできるわけないから頑張らなくていい、相手が悪いんだから」と言っていたのですが、特許査定になったら、「へぇ~、あれが特許になったんだ」と驚いていたことがありました。このときはすぐに(応答から2ヶ月位で)特許査定が来ました。

こういうのは、研究者ならすぐに論文の欠点を見つけられるので容易ですが、研究者歴が短い人には論文をななめ読みで短時間に読む、というのは難しいかも知れません。研究者歴がある程度長い人であれば、英語の論文1つを5分程度で読む訓練ができていますから。

このあたりが、研究者歴20年以上の弁理士(大平和幸)の得意な分野です。研究歴が長いので自ら発明をすることもできます。

もちろん、弁理士歴も17年以上ですから、法律も熟知していて、その両面から審査官に的確な反論をして、難しい拒絶理由が来ても特許にできるわけです。

上記のケースとは対照的に、健康食品の特許出願で非常にやっかいな拒絶理由を何度も何度も出され、審査官とケンカのような議論をして5、6回補正をして通したことがあります。このときも、その研究所の知財の担当者が驚いてました。

この案件は、出願を担当した有名事務所が代理人を辞任して、どうしようもなくなって私の方に依頼してきた案件だったのでまさか特許になるとは思っていなかったのでしょう。

そうやって何度も面接して長い苦労をして特許を通すのも通った後の喜びが大きいのですが、非常に難しいと思っていた拒絶理由をあっさり解消して特許査定にできるのもとても気分がいいものです。

もっと極端なケースでは、これは公益的に考えたら特許にしたらアカンやつや、というギリギリの境界線を超えるレベルで特許にしたこともあります。あまり大きな声では言えないのですが、これはさすがに通したらおかしいだろう、と心の中で思いながら反論書類を提出して、暗い気持ちになっていました。特許制度そのものに対する挑戦みたいな面がありました。ところが、予想に反して特許査定が来ました。こういう場合は自分でも驚きます。

そういう意味では、こんなに広い権利は無理だろう、と思ってもやはり請求項に書き込んでおくのがよいと思います。最終的には最初の想定の範囲内の狭い権利しか取れないケースもあり得ますがも、予想外に広い権利が取れる場合もあるからです。

そうしたチャレンジングな特許出願が大平国際特許事務所では得意です。これは非常に難しいけど何とか特許にしたい、という特許出願の依頼もお待ちしております。

お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ

上記とは逆の意味ですが、大平国際特許事務所では、事業の邪魔になる特許を潰すのも得意です。審査官、審判官の論理の矛盾をついて、異議申立や無効審判で特許権を取り消したり、無効にすることができます。

矛盾するようですが、難しい出願を特許にできるということは、逆に、無効にするのが難しい特許でも潰せる、ということです。

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大平 和幸

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。

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