国内優先権主張を伴う特許出願に出願人を追加する場合

国内優先権主張出願ができる主体的要件については、工業所有権法逐条解説によると、

優先権を主張をすることのできる者は、
特許を受けようとする者であって、既にされている特許出願又は実用新案登録出願の出願人である者(その出願に関する特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利の承継人を含む)である。

すると、最初の出願をした後、別の発明をした人がそのデータを追加して、優先権主張出願の特許出願人に加わるためには、最初の出願の特許を受ける権利を一部承継すればよい。

そしてそれが外部(別の機関)との共同研究や委託研究等であれば、共同出願契約書に先の特許出願についての特許を受ける権利の持ち分について一部譲渡する取り決めをすればよい。

最初の特許出願の特許を受ける権利を承継しないで、最初の特許出願にかかる発明を応用するデータを出した発明者がいた場合、その発明者が出願人に加わるためには、やはり先の出願についての特許を受ける権利を一部承継するしかないと思われる。

パリ条約による優先権の場合は、優先権と特許を受ける権利の両方を承継すれば別の人が優先権主張して特許出願することができる。

昔は、職務発明について、日本における特許を受ける権利は会社に承継しても、外国に対する優先権と特許を受ける権利は承継する規定がないから、と言って自分で外国に優先権を主張した特許出願した猛者がいたそうだ。

単に「特許を受ける権利は発明の完成と同時に会社が承継する」という職務発明規定を定めていても、「特許を受ける権利」は日本の特許を受ける権利であって、外国までは含まないから、外国は発明者が勝手に出願していい、とも解釈される余地がある。

そういう意味では最近の職務発明規定では、特許を受ける権利(外国に特許出願する場合の特許を受ける権利も含む)は発明の完成と同時に会社が承継する。というような規定にしているはずである。

問題なのは、特許を受ける権利を海外分も含めて承継しながら、予算が無くて外国に出願できない場合である。某県では職務発明規定で外国への出願分も承継することと規定したが、県の予算に外国出願分が全く計上されておらず、結局承継するだけで、外国には出願しなかった(できなかった)ことがあった。これなら外国への出願権は承継せずに発明者に残しておいて、奨学寄附金や企業の費用で外国出願した方がマシである。

そういう意味では外国分も含めて承継するのであれば、きちんと外国にも出願するべきだろう。

もし、個人で外国出願したい、という場合は、まずは、PCT出願をして、その後ライセンス活動をして、売れそうなら各国へ移行手続きすればよいと思われます。大平国際特許事務所ではそのような発明者様からの相談も承っております。

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投稿者:

oipfdr

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。