どうしても潰したい特許がある場合

事業戦略上、確実に目の上のたんこぶとなって、事業が非常にやりにくくなる特許(出願)が見つかったり、成立する(特許登録される)ことがあります。

その場合、出願中なら情報提供し、登録になれば、異議申立をして潰そうとします。それでも潰せなかった場合は、無効審判を請求して争うか、ライセンスを受けるか、の選択になります。

ライセンス交渉できる相手であればいいですが、事業ドメインが真正面からぶつかるライバル企業の場合は、ライセンスしてくれる可能性は低いです。

とすれば、その特許を無効審判で潰す必要があります。

それが成功すると、相手の特許出願の特許請求の範囲が減縮され、自社事業の障害でなくなるようにできる場合もあります。

もし、情報提供しても自社の事業の邪魔になる特許が成立した場合は、特許掲載公報の発行日から6ヶ月以内であれば特許異議の申立が可能です。この異議申立は当事者対立構造ではなく、申立後は出願人と特許庁との間でやり取りされるので、ダミーの申立人を立てて異議申立をすることが容易です。また費用も無効審判に比べて安いので、登録された特許を潰す場合には無効審判よりも使い勝手がよいです。

異議申立で特許権者が訂正請求をした場合は、その訂正請求書と意見書が異議申立人に送付され、異議申立人は意見を述べることができます。

異議申立しても特許が維持された場合は、通常は異議申立の期間は過ぎているので新たな異議申立はできないのが普通です。その場合は無効審判を請求することができます。

情報提供、異議申立、無効審判の根拠となる先行文献等は、本気で探せばかなりの確率で見つかります。

侵害訴訟で、原告(特許権者)優位に進んでいても、途中で無効理由が見つかって、攻守ところを変えることもあります。すると、攻撃していた方が防戦一方になってしまい、最悪、特許が無効になってしまうこともあり得ます。そしたら何のために特許侵害訴訟を提起したのかわからなくなってしまいます。

2010年頃は無効になる確率が50%位だったので、訴訟をしかける側もギャンブルのような面があり、自分からは訴訟を提起しない、という方針を公言する企業もありました。

今は無効になる確率は下がり、20~30%の間程度になっています。これは最近の審査の質が上がり、簡単に無効にはできない出願が特許されるようになったから、のようです。

無効になる確率が低くなれば、侵害訴訟を提起するのもやりやすくなるでしょう。

特許は持っているだけでもある程度の抑止力はありますが、それでも侵害する会社は出てきます。侵害者に対して何もしないのであれば、特許を持っている意味はありません。特許は権利行使して初めて意味を持ちます。

そして、逆に侵害しているとして訴えられた側としては、無効資料を探すことに全力をかけることになります。

審査官が見つけられない拒絶理由、無効理由を見つけるのも大平国際特許事務所は得意です。なぜなら、研究者として、20年以上の研究者歴と、15年以上の実務経験、そのうち、企業知財部で調査を集中的にやっていた時期がありますから、並みの調査会社よりもヒット率は高いと思います。どうしても潰したい特許がある場合は、ぜひ当所にお問い合わせ下さい。

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投稿者:

oipfdr

弁理士、農学博士、特定侵害訴訟付記弁理士。東京大学大学院(修士課程)修了。修了後、大手洋酒食品メーカーでバイオテクノロジーの研究開発に約18年従事。その後特許情報部(知的財産部)、奈良先端科学技術大学院大学特任教授。特許流通アドバイザー。大平国際特許事務所所長。弁理士会バイオライフサイエンス委員会副委員長。iPS細胞特許コンサルタント。食品、医薬品、化粧品、バイオ等の化学分野が得意。機械、装置、ソフトウエア等の出願実績あり。