人体を構成要件に含む発明の特許出願

特許を受けるためには、産業上利用できる発明でなければなりません。これは特許法の条文(29条1項柱書)にも明確に規定されています。

これを言葉どおりに取ると、例えばあんま方法(按摩方法)の発明は産業上利用できる、つまり、あんま産業に利用できるから特許法上の発明に該当するように思えます。

しかしながら、人体を構成要件に含む発明は法上の発明には該当せず、29条1項柱書違反として拒絶されます。

これは、医療行為が特許になるのを防止する意味の規定ですが、医療行為は人道上広く開放すべきもので、特許にはなじまないという考えから、日本や欧州などほとんどの国で医療方法は特許の対象になっていません。

一方で、米国、オーストラリアは医療方法の発明も特許が取れます。米国の場合は医療方法(手術方法、治療方法など)の特許は取れますが、医師にはその権利は及びませんから、医師は自由にその特許発明を実施することができます。すると、医療方法の特許を米国で取っても、医師から実施料を取れるわけではなく、その方法を実施するのに使用するメスなどを開発して販売するベンチャー企業を間接侵害で訴えることになります。

そういう意味で、医療方法が特許になったとしても、米国では医師が免責されているので医師の行為を特許侵害で差止したり、損害賠償を請求することはできません。

あんまとかマッサージは人道上広く開放すべきものかどうか、と言えば、必ずしもその必要はないようにも思います。人の命にかかわるものではないですから。そういう見方をすれば、特許の対象にしても良さそうにも思いますが、日本の審査基準では人体を必須の構成要素とする発明は医療方法の発明と同様にみなされ、特許の対象にはなりません。

医療が産業であるかどうか、については議論があるところで、欧州でも以前、医療業は産業に該当しないので特許にならないというような規定がありました。欧州特許条約の改定により、産業という言葉が削除され、単に医療行為は特許しない、というだけの規定ぶりになったと記憶しています。

そういうわけで、あんまとかマッサージの方法は特許の対象になりません。特許出願しても上記の理由で拒絶されます。

その一方で、以前医療行為とされていた一部の行為が例外的に特許されるようになっています。これは医療ベンチャー保護のため等の理由です。

あんま業界からあんま方法や、マッサージ方法も特許にすべき、という強い要請があれば、あんまやマッサージの発明も特許されるようになるかも知れません。

なお、日本では特許になりませんが、米国や豪州では医療方法も特許になるので、米国やオーストラリアにパリ条約の優先権主張をして特許出願する手はあります。

また、将来法改正や審査基準の改定により、あんまやマッサージの方法も特許の対象になる可能性がゼロではないので、特許出願しておく、という戦略も考えられます。改正が無ければ拒絶されますが、改正で特許になれば独占できるので、そのリスクを取って特許出願してみるのも面白いかも知れません。

医療方法やマッサージ方法で権利化を考えている方はお気軽にご相談下さい。何らかの方法がある場合もあり得ますので。

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特許戦略で中小零細企業や個人が大企業に勝てるか?

中小零細企業が特許を出して大企業に勝った例はたくさんあります。最近で言えば、青色発光ダイオードの日亜化学が有名です。個人でも、東北大学の川島隆太教授は著作権収入が5億円位得ていたこともあります。山中伸弥京都大学教授もiPS細胞特許で年間数億円のライセンス収入を京都大学にもたらしています(おそらく山中教授個人へは数千万円のライセンス報酬が支払われていると考えられます)。

ですから、中小零細企業で特許により、事業を独占して巨額の収益を得たり、大企業から多額のライセンス料をもらう、ということは十分可能です。

全くの素人の一般人の個人発明家でもそのような例はあり、洗濯機の糸くず取りで3億円のライセンス料を企業からもらった主婦の話は有名です。それ以外にも、中学校の美術の先生が椅子の意匠で数億円の譲渡対価を得た例や、中小企業の発明で海外の大企業にライセンスして1億円の対価を得た企業もあります。

つまり、必ずしも大企業や大学教授のような専門家でなくても、中小零細企業や個人でも売れる発明ができれば、数億円のライセンス収入を得られる可能性はある、ということです。

これらは偶然の場合もあれば、ライセンス料をもらうために、しっかりと作戦を練って特許出願をして、ライセンスも専門家に依頼して、外国の企業から巨額のライセンス料をもらっている場合もあります。日本の中小企業の発明者は海外に売り込みに行く暇も時間も無い人が多いでしょうから、ライセンス活動は専門家に依頼するもの一つの考えでしょう。

ライセンスを専門家に依頼すれば、成約額の3割~5割を成功報酬で取られるのが普通です。それでも0円よりは3000万円を取られても、総額で1億円のライセンス収入を得る方がよいでしょう。7000万円のキャッシュが入るわけですから。

中小零細企業が特許で稼ぎたい場合、いわゆる当たり前特許を狙うのもよいと思います。当たり前特許は、一見、当たり前のように見える発明ですが、先行技術がなく、特許が登録されてしまい、一旦成立すると大企業にとって非常に邪魔な存在になる特許です。

例えば、携帯電話の2画面特許というのがあり、これは大企業が潰そうとしたのですが、無効理由が見つからず非常に迷惑だったと言われていました。

新しい技術が伸びている時にはこうした当たり前特許出願のチャンスです。今ならさしずめ、太陽光発電に関する特許出願や電気自動車、人工知能(AI)などはチャンスと言えるでしょう。

新しい発明の利用発明で、誰もが使用したがる特許を出願しておけば、高額で売れる可能性があります。

以前、ITブームになったとき、ひたすら特許出願して、その1つを数千万円で売却した、という人にも会ったことがあります。新しい技術が始まったときは特許出願のチャンスです。

そうしたチャンスを見つけたら関連発明をして特許出願すれば億万長者になれるかも知れません。確率はそれほど高くはないですが、宝くじで大金を当てるよりは確実のようにも思います。

中小零細企業でも、実際に製造していれば、意外にいいノウハウ、発明が出てくるものです。それを特許化してライセンス収入を得るのもよいと思います。

ただ、初めて特許出願をする場合や、発明そのものをあまりしたことがない中小零細企業の場合は、弁理士を顧問に雇い、毎月訪問してもらい、特許制度やいい発明の条件、発明のやり方(TRIZ、USITなどの発明手法)、ライセンスできる特許の特徴、ライセンス活動のやり方などを指導してもらうのもよいと思います。また、発明コンサルティングやコーチングを受けるのも有効です。

大平国際特許事務所でも中小零細企業の顧問、コンサルティング、コーチングなどもやっております。お気軽にお問い合わせ下さい。

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発明、発見と用途発明の特許出願 食品の用途発明について

お茶の用途発明についてご質問を受けましたので、過去の記事を更新しました。

下の話は2016年3月以前の内容です。2016年4月からは、審査基準が改訂され、食品の用途発明が認められるようになりましたので、飲料や食品に新たな用途を発見すれば、用途発明として特許が取れます。

例えば、従来からあるお茶に予想以上に強いダイエット効果が見出された、というような場合は、特許になり得ます。

しかしながら、そのお茶が知られていて、かつ、その強いダイエット効果も既に知られている場合には新規性が無いので特許にはなりません(もし知られてから半年以内であれば一定の要件を満たせば特許が取得できる可能性はあり得ます)。

つまり、新たな用途が新規である必要があります。または、製造方法が知られていなければ製造方法で特許を取れる場合はございます(これは従来と同じですが)。

関連記事 食品の用途発明

(2016年3月以前の状況は以下のとおりでした)

食品の場合、新たな用途を発見しても、用途特許は認められません。

例えば、緑茶にダイエット効果があることを発見して、緑茶を有効成分とするダイエット茶というような特許請求の範囲を書いても特許にはなりません。

しかしながら、例えば、除草剤と同じ成分が抗がん剤として効果がある、ということを発見すればその除草剤を有効成分とする抗がん剤という用途発明が成立します。

これはどういうことかというと、緑茶の場合は、昔から飲まれていて、実際にダイエットの効果はあったが単に気づかなかっただけで、その効果を発見しただけだ、という論理です。

これに対して、除草剤を飲む人はいないので、そのような効果は以前は発揮されておらず、投与して初めてわかることなのでそれまでそのような効果が出る使い方はされていなかったので特許になる、ということです。

このあたりの議論は突き詰めていくと、食品の用途特許も認めるべき、という議論をする人もいます。

実際、食品の用途発明が特許になっているケースもあります。私も大学にいたときに、食品の用途特許を成立させたことがあります。

食品の用途発明の特許を取りたい、という方はお気軽にご相談下さい。企業であればセミナーをすることも可能です。

特許出願の代理人弁理士を変更する場合

多くの企業では、特許事務所や代理人弁理士は大体決まっていて、新規な事務所は社長などの上層部を通じて紹介などがあった場合に試す、というケースも多いと思います。

しかし、企業によっては、定期的に事務所を刷新するシステムを取っているところもあります。例えば、特許事務所にランクを付けておいて、例えば、Aランクは一番多く仕事を依頼し、かつ料金も一番高額を支払い、Bランク事務所には中間程度の仕事を出して、料金も中程度、Cランク事務所は一番安い費用でそれほど重要でない出願を依頼し、Dランクに落ちた事務所は以後仕事を出さないで他の事務所と入れ替える、などと事務所を新陳代謝しているところもあります。

特に、最低ランクに入った事務所の下から2つは確実に切って、別の事務所を試す、という会社もあるようです。こうすれば、いい仕事をする事務所(弁理士)が残るので、企業知財部としてもより高度な仕事ができるようになり、社内での知財部の評価も上がっていくと思われます。

あんな(当たり前のような、または、先行例があって非常に権利化が難しい)発明が特許になったんだ、ということが続けば、研究者や開発者も知財部を見直し、信頼するようになると思います。

また、事業上も重要な特許が登録されるのと、拒絶されるのとでは、市場の独占力が全く違ってきます。その僅かな差が弁理士の力量によって変わってくる場合もあるわけです。

訴訟事件で最も重要なことの一つは、優秀な弁護士(特許訴訟に強い弁護士、法律事務所)を選ぶこと、といわれます。実際、特許訴訟に強い弁理士は限られています。意匠はさらに限られており、意匠権侵害事件の場合は、事前に訴訟に強い弁護士や弁理士に仕事を出して全部取り込むこと、という人もいます。

同様に、知財部員の最も重要な仕事の1つは優秀な弁理士を選んで確保しておくことだと思います。天才的な切れ味の弁理士もいれば特許庁の言い分を代弁したり、特許庁の案通りに補正するだけのような弁理士もいます。中には、拒絶理由の引用文献を全く読まず、発明者に読ませて反論案を作る弁理士もいたりします。同じ弁理士資格を持っていてもレベルは天と地の開きがあります。

そういう意味で、弁理士選びが企業知財部にとって最も重要な仕事と言えるでしょう。

また、特許事務所を選ぶのではなく、弁理士個人を選ぶことがポイントです(同じ事務所に所属する弁理士でもレベルは人により様々です)。

優秀な弁理士を選ぶことにより、特許になる登録率も上がってきますし、訴訟の勝訴率や、異議申立、無効審判などでも勝率が上がります。

つまり、事業戦略が実現できる権利が的確に取れるようになります。邪魔な特許を潰すこともできます。そういう意味で、弁理士選びがその後の事業や会社の命運を分ける場合もあり得ます。

非常に難しいけど、事業を守れる強くて広い特許が取れれば、その事業を独占できます。それにより高い利益率の事業が独占できれば、巨額の利益を生み、その利益の一部を新たな研究開発投資に振り向け、さらに新製品を開発し、鉄壁の特許で守ることで会社はどんどん大きくなっていくと思います。

また、海外での市場独占も可能になりますし、生産国で適切に特許を取得することで、製造方法も独占できます。

そのスパイラルができれば、知財部の活躍できる範囲も広がり、海外出願も増え、海外で訴訟をしたり、海外の面接審査や口頭審理などに出張したりもできるようになると思われます。そうなれば、知財部員の給料も増えるのではないでしょうか?

現在の代理人を出願後に変更したい場合は、手続的には、新しい代理人弁理士が委任状を提出すれば、代理人の順位の1番上に来るので、それだけで変更した弁理士による手続きが可能です。

なので、代理人辞任届の提出を依頼しなくても、新しい代理人で手続き可能です。

ただ、特許事務所によっては、特許出願を途中から引き継ぐ場合、中途受任の手数料をとるところもあるようです。

これは以前にも書きましたが、期限管理ソフトのデータベースへの登録料という名目ではありますが、中間処理(拒絶理由対応)からやると、最初から技術を理解しなければならず負担が大きいわりには、もらえる手数料が10万円程度と安く、特許出願から受任した場合に比べてそれだけだと事務所の経営が成り立たないからと思われます。

そういう意味でも、中途受任の場合は、登録された際に登録謝金(成功謝金)も取らないと事務所がやっていけないと思われます。

特許出願を最初から担当すれば技術も深く理解でき、20~40万円またはそれ以上の特許出願手数料をもらえます。そして、意見書・補正書提出の中間処理も最初に技術内容を理解しているので、0から技術を理解する必要もありません。なので、この場合は登録成功謝金をもらわなくても事務所経営上何とかやっていけるともいえます。

ところが、中途受任の場合は、この20~40(時には80、100)万円が0円で、中間費用だけなので、約10万円程度の報酬のみになり、これだけでは実質赤字です。技術を0から理解して拒絶理由に反論するには、簡単な場合は半日程度で終わりますが、難しい場合は1週間位知恵を絞る必要がある場合もありますから。

1週間かけて10万円もらった場合、特許事務所の勤務弁理士はその3分の1程度をもらうのが普通で、1週間で3~4万円、こういうのばかり担当すると、月収で、12~16万円、年収で150~200万円とコンビニ店員やフリーター並になってしまいます。これでは1人暮らしならともかく、家族がいたり子供の学費を払ったりする必要があれば生活できません。

そういう意味で、特許出願の中途受任には、移管手数料を取るところがあるのだと思います。ですから、代理人変更の際には移管手数料の有無、登録時の成功報酬額を確認した上で代理人を変更されることをお勧めいたします。

なお、大平国際特許事務所では現状、移管手数料をいただいておりません。その代わりに登録謝金(成功報酬)は、10万円+(請求項数-1)×1万円をいただきます。請求項数が20なら10+19×1=29万円になります。

また、中間処理の登録率については、「えっ、あれが特許になったの?」と驚かれることがよくありますから、相当高い方だと思いますので、ご興味のある方は上のお問い合わせからお気軽にご連絡下さい。大平国際特許事務所の所長弁理士は、難しい拒絶理由(異議申立、無効審判、無効の抗弁)ほどやる気と知恵が湧いてくるタイプです。

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謹賀新年と何でも特許登録にできる自信

新年明けましておめでとうございます。
旧年中はお世話になりました。
本年もよろしくお願い申し上げます。

一昨年、ある特許出願について非常に難しいと思われる拒絶理由を克服して何とか特許査定にしたら、その後付与後異議申立が来ました。あるヒット商品に直接関わる特許ですから予想されたことではありますが。

異議申立書は、おそらく同一の会社が出したと思われるものが何件も出されて、ページ数も50ページを超えるものもあり、かなり気合いの入った異議申立でした。同一の会社が書いたと思われるのは、記載のフォーマットが同一だったからと、引用文献が一部共通していたためです。

しかも、業界の内部事情にも非常に詳しいので、明らかに同業者としか思えませんでした。まぁ、複数の異議申立でメインの引用文献が1つを除いてライバル会社のものだったので、どこの会社かは大体想像がつきましたが。その1つもメインの引用文献ではないですが、3番目位に引用していたので、それも同じ会社でしょう。

異議申立を何件も角度を変えて出すことで、審判官に無視されることを避けられるのかも知れないな、と感じました。1件だけだと、あっさり登録維持の判断をされそうな気もしますから。その分、こちらも読むのが大変でした。

異議申立は、拒絶理由のように応答期間の延長ができませんから、取消理由通知が来てからでは対応がギリギリの時間しかありません。しかも内容は拒絶理由より高度で緻密ですから、反論もそれに応じて十分な検討時間を取るのが好ましいです。

そういう意味で、異議申立書が来たら、すぐに全体を読んで、反論を考えておくのがよいと思われます。もし、全ての異議事由が取消理由に採用されなくても、将来の無効審判や無効の抗弁に対抗するために使えますから。

異議申立書は、普通の拒絶理由通知よりも、その分野に長く(おそらく何十年も)関わってきたプロ中のプロの専門家が詳細に議論しているので、拒絶理由よりもずっと深く、高度で的確です。ですからこちらもそれに応じた高度な反論が必要になります。

そういう意味からいえば、異議申立の取消理由通知への反論の期間はもっと長くするべきだし、延長の必要性は、拒絶理由通知の応答期間よりも大きいと思います。

今回の異議申立書の引用文献は20年以上前のものが中心で、おそらくその時期にこの異議申立書の原案を書いた担当者がこの発明について集中的に研究をしていたのでは?と思います。

この案件をやったことで、拒絶理由対応も、異議申立の対応も、非常に難しい案件に対応できる能力が飛躍的に上がった気がします。

これ以外にも、非常に難しいと思えた拒絶理由を解消して特許にできることが、日本国内だけでなく、海外の案件でも続いたので、どんな拒絶理由や異議申立理由が来ても反論して特許にできる自信がつきました。(ただし明らかにズバリの引例がある場合は無理と思いますが)。

この異議申立案件はまだ結論が出てなくて、取消の予告登録がされる可能性もあり得ます。仮に異議申立をクリアしても、おそらく無効審判で争ってくる可能性もあり、長い闘いになる可能性もあります。

今年は海外への移行手続きも多くなりそうで、ますます忙しくなりそうですが、これまでに蓄積したノウハウを駆使して難しい出願もどんどん特許にしてクライアント様の事業を守り、発明者や知財部員の皆様にも喜んで頂くつもりです。この特許出願依頼のブログもできるだけ更新して行く予定です。

本年もよろしくお願い申し上げます。

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