研究企画時の先行特許文献調査

特許出願(申請)を依頼する前の特許出願前調査については、別の記事で書きました。

先行技術調査

特許出願する前に先行特許や論文を調査するのは通常は必須です。よほど明白に新規な発明でない限り。

では、研究を企画する場合、その時に特許調査は必要か?ということですが、結論から言えばやらないよりはやっておいた方が良いです。

というのは、データが一部足りなくて論文にはならないけど、特許なら書ける、という研究があり、論文には通らなかったものを特許出願しているケースも海外では見られるからです。

転写因子のシス-エレメントをいろいろ組み合わせてプロモーター活性を見る、というのは誰でもやる研究ですが、なかなか必要なものを揃えられなかったり、新規な理論を作れなかったりして論文にならないケースもよくあります。

そのようなデータをノウハウとして秘匿するのも手ではありますが、特許出願して、権利化し、独占する、という考え方もあり得ます。

実際、そのようなシス-エレメントの影響を見た特許出願があり、私は研究時にとても役に立ちました。

また、特許文献は方法が論文よりも詳しく書かれているので、研究プロトコルを調べるのにも役立ちます。特許の場合は、実施可能に書いていなければ、実施可能要件違反で拒絶、無効になるので、当業者(通常の専門家)であれば実施可能に書く必要がありますから。

論文の場合には、わざとできないように実験方法を書くのは普通に行われていますが、特許ではそれをやると特許が取れず、仮に特許が取れても後に無効にされてしまいますから特許を取る意味がありません。ですから、特許明細書の記載は実験プロトコールとして使えるわけです。

研究企画段階でも特許調査は有用ではありますが、研究企画段階では研究テーマも明確に決まっていないですし、実際に実験をやっているうちに面白いデータが出て、違う方向に進むこともありえます。

それに、研究は、ちょっとしたミスですごい発見につながることもありえます。

そういう意味では先行特許文献があるからといって、それを信じて撤退する必要はないという考えもあり得ます。それを超える発明をできる能力があれば、後発であっても相手の発明を超える画期的な発明や、利用発明、周辺発明をすることもできます。

そういう意味では、徹底的に調査する必要は研究企画の段階ではあまりない、という考えもできます。研究者レベルの特許調査でもよく、知財部員が網羅的に完全に調査するまでは必要ない、というやり方も間違いではないと思います。

ですので、研究企画の段階ではあまり神経質になる必要はありませんが、今の開発状況を把握する程度には調査しておいた方がよいでしょう。

また、既に他社がある分野で事業をしていて、そこに参入するかどうかを判断するような場合にはしっかり特許調査をし、特許マップも作成し、クレームマップを作成して、参入予知があるかどうか、知財戦略をどうするか検討する必要があります。その場合は、知財部員も研究企画会議に参加して、知財戦略上、どう実験計画を組むかに意見をいうのがよいと思われます。

また、自社開発以外にも、知財戦略としては、ライセンスを受けるのか、特許を購入するか、無効審判を請求して無効にするのか、企業を買収するか?あるいは、別の代替技術を開発するか?等様々な戦略が考えられます。

事業が絡む場合は、知財戦略を立案するためにも、ライバル企業の特許を十分分析し、強み、弱みを把握し、最適な対策を立案することが必要です。

そういう意味でも、先行特許調査は重要です。

当所でも特許調査を承っております。特に初めて特許出願される場合は先行技術調査をされることをお勧めしております。

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