研究企画時の先行特許文献調査

特許出願(申請)を依頼する前の特許出願前調査については、別の記事で書きました。

先行技術調査

特許出願する前に先行特許や論文を調査するのは通常は必須です。よほど明白に新規な発明でない限り。

では、研究を企画する場合、その時に特許調査は必要か?ということですが、結論から言えばやらないよりはやっておいた方が良いです。

というのは、データが一部足りなくて論文にはならないけど、特許なら書ける、という研究があり、論文には通らなかったものを特許出願しているケースも海外では見られるからです。

転写因子のシス-エレメントをいろいろ組み合わせてプロモーター活性を見る、というのは誰でもやる研究ですが、なかなか必要なものを揃えられなかったり、新規な理論を作れなかったりして論文にならないケースもよくあります。

そのようなデータをノウハウとして秘匿するのも手ではありますが、特許出願して、権利化し、独占する、という考え方もあり得ます。

実際、そのようなシス-エレメントの影響を見た特許出願があり、私は研究時にとても役に立ちました。

また、特許文献は方法が論文よりも詳しく書かれているので、研究プロトコルを調べるのにも役立ちます。特許の場合は、実施可能に書いていなければ、実施可能要件違反で拒絶、無効になるので、当業者(通常の専門家)であれば実施可能に書く必要がありますから。

論文の場合には、わざとできないように実験方法を書くのは普通に行われていますが、特許ではそれをやると特許が取れず、仮に特許が取れても後に無効にされてしまいますから特許を取る意味がありません。ですから、特許明細書の記載は実験プロトコールとして使えるわけです。

研究企画段階でも特許調査は有用ではありますが、研究企画段階では研究テーマも明確に決まっていないですし、実際に実験をやっているうちに面白いデータが出て、違う方向に進むこともありえます。

それに、研究は、ちょっとしたミスですごい発見につながることもありえます。

そういう意味では先行特許文献があるからといって、それを信じて撤退する必要はないという考えもあり得ます。それを超える発明をできる能力があれば、後発であっても相手の発明を超える画期的な発明や、利用発明、周辺発明をすることもできます。

そういう意味では、徹底的に調査する必要は研究企画の段階ではあまりない、という考えもできます。研究者レベルの特許調査でもよく、知財部員が網羅的に完全に調査するまでは必要ない、というやり方も間違いではないと思います。

ですので、研究企画の段階ではあまり神経質になる必要はありませんが、今の開発状況を把握する程度には調査しておいた方がよいでしょう。

また、既に他社がある分野で事業をしていて、そこに参入するかどうかを判断するような場合にはしっかり特許調査をし、特許マップも作成し、クレームマップを作成して、参入予知があるかどうか、知財戦略をどうするか検討する必要があります。その場合は、知財部員も研究企画会議に参加して、知財戦略上、どう実験計画を組むかに意見をいうのがよいと思われます。

また、自社開発以外にも、知財戦略としては、ライセンスを受けるのか、特許を購入するか、無効審判を請求して無効にするのか、企業を買収するか?あるいは、別の代替技術を開発するか?等様々な戦略が考えられます。

事業が絡む場合は、知財戦略を立案するためにも、ライバル企業の特許を十分分析し、強み、弱みを把握し、最適な対策を立案することが必要です。

そういう意味でも、先行特許調査は重要です。

当所でも特許調査を承っております。特に初めて特許出願される場合は先行技術調査をされることをお勧めしております。

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外国からの特許出願の翻訳文の品質と誤訳訂正書

海外から特許出願を受任する場合、現地で日本語に訳して送付してくる場合もあります。

そういう場合、日本に留学したことがあり、かなり日本語をマスターしている人が翻訳するならまあいいのですが、あまり日本語がよくわかってない人が翻訳した翻訳文や時には機械翻訳かと思われるひどい日本語の翻訳文を送付してくる場合があります。

そういう場合、こちらですぐにわかる誤記等は修正する場合がありますが、どうしてもわからない誤記があったりします。

そういう誤記は、国際特許出願(PCT出願)の移行であれば、翻訳文の誤訳訂正ができますから、あとで救うことも可能です。

ところが、パリ条約の場合は翻訳文の誤訳訂正はできないので、パリ条約の優先権主張をして日本に特許出願してきた場合は翻訳文がいい加減だと後で使えない権利しか取得できなかったりする場合があります。

そういう意味では、日本語チェックのみでよい、と相手側が言ったにせよ、できるだけ原文に当たってみるのがよいように思っています。

海外から日本に移行してきた外国語の出願を特許事務所で日本語に翻訳して日本出願することもあります。この場合は事務所が訳を間違える場合もゼロではありません。

翻訳会社に外注して翻訳してもらってもいいのですが、翻訳会社は理系よりも文系出身の社員の方が多い場合もあり、必ずしも技術を理解して翻訳してくれるとは限らず、やはり誤訳する場合もあります。

それらの誤訳が請求項に影響を与えない誤訳であれば、問題ないのですが、請求項中に誤訳がある場合もあり得ます。

すると、審査官から、請求の範囲が不明確、という拒絶理由が来ることがあります。

その場合には、該当箇所を誤訳訂正して明確な請求の範囲にすればよいです。単語によっては多数の意味を持つ場合があり、間違った意味を選択して訳してしまうと、請求項の意味が分からなくなることが実際に起こりえます。

その場合には、正しい訳語に誤訳訂正することで、拒絶理由は解消できます。

拒絶理由が、誤訳に関する不明確な記載要件違反のみであることは少なく、むしろ、他の拒絶理由も一緒に通知されることの方が多いと思います。その際に、誤訳訂正だけでなく、請求項の補正もする場合があります。

そのような場合は、誤訳訂正書の中で補正を行います。誤訳訂正書と補正書を別々に提出すると、どっちが基準なのかわからなくなるからのようです。

そして、誤訳訂正書には、誤訳訂正の説明を下記、最後には、誤訳訂正の根拠となる辞書のコピーなどを貼り付けます。これは普通に辞書をPDF等でスキャンし、jpgファイルなどに変換したものを貼ればよいです。辞書の表紙と奥付も添付する方がよいです。

誤訳訂正は補正と異なり、有料(19000円)ですので、できるだけ、最初から誤訳をしないように、翻訳文をしっかりチェックされることをお勧めします。特に請求項は誤訳をしないように細心の注意を払うべきでしょう。

大平国際特許事務所でも、日本から外国(内外)への出願や、外国から日本(外内)への出願を承っております。お問い合わせはお気軽に下記からどうぞ。

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知財(特許)部員、研究総務等の間接部門の発明特許報奨金

発明者については、職務発明規定により、所定の発明報奨金が支払われます。

しかしながら、研究総務部、研究企画部や知財部門は発明を職務としていないため、通常は、発明者として研究開発を行い特許出願して発明報奨金を得ることができません。

とはいえ、これらの間接部門も間接的には発明の創出に寄与していますし、知財部員が実質的に発明もしている場合があります。研究者の実験データから発明概念を創っているわけです。特許請求の範囲の概念をいろんな切り口から検討して請求項(クレーム)を決めるのは、ある意味創造的な活動です。

発明者に入れるのは、アイデアを提供した人と、それを具体的に具現化した人ですから、研究者に対して、こういうデータを取れば、もっと広い請求項が書ける、と特許部員(知財部員)がアドバイスし、発明者がデータを取って発明を完成させた場合、その特許部員(知財部員)も理屈のうえでは発明者という解釈も成り立ちます。

実際、知財部員を発明者として名前を入れる会社もあり、そうであれば、知財部員は特に不満はないでしょう。が、多くの会社では知財部員が発明者に入ることは少ないと思われます。弁理士も日常的に請求項を作成していますが、発明者に入ることは、クライアント様から要請があったような特殊な場合を除いてありません。

知財部員が研究者の実験データを見て、別の角度から、こういう実験をしてみたら(全く違う)画期的な発明になる、とか、さらにこのような実験をしてこのデータを追加くれたら、発明概念をもう1段上位概念化できる、とアドバイスすることもあると思います。

これを、研究者が銅の発明を持ってきたら、知財部員はそれにアドバイスして金の発明にするのが知財部員の役割だ、という人もいました。

つまり、研究者は発明概念の種を持ってくるわけですが、それは、知財部員の能力によって、銅の発明になることも、金の発明になることもあるわけです。

それをブラッシュアップして広くて強い発明概念にするのは知財部員(特許部員)の重要な役割だと思います。もちろん弁理士もそれをするのが当然です。

そういう意味で、特許部員(知財部員)も発明報償金をもらえる仕組みにすれば知財部ももっと活性化するかも知れません。

とはいえ、巨額の報償金を知財部員がもらうのはおかしい、と思うのであれば、研究者の発明報償金の一部(10~20%)をプールしておいて、そこから、知財部員や研究所の総務・企画担当などに貢献度合いに応じて配分する、というのもいいと思います。

研究者は研究を職務としていて、発明するために実験すること自体に対して給料をもらい、さらに、発明が特許になった場合に、発明報償金をもらえます。

これに対して、研究を担当していない社員はある意味機会損失している、とも言えます。そういう意味で、発明報償金の一部を発明を職務としていない社員にも還元する仕組みがあってもいい、という議論は実際にある会社内でもありました。

そうすれば、間接部門も発明創出に積極的に協力するようになる可能性があると思われます。