特許が登録される条件

特許申請して登録されるかどうかは、法律と政令、省令で決まっています。他に審査基準というものもあります。

基本は以下の要件を満たせば登録されます。

産業上利用できる発明に該当すること
新規性があること
進歩性があること
不特許事由に該当しないこと
記載要件を満たすこと
先願であること

他に、共同発明の場合は共同出願する必要があり、発明者が特許を受ける権利を承継しないで特許出願した場合は冒認出願となります。

ですから、これらを満たす発明の特許出願であれば特許が取れるということです。

ただ、新規性は、先行技術調査をすればあるか無いかだけですから、明白ですが、進歩性があるかどうかは微妙な判断になることもあります。そういう場合に予想外の効果や、質は予想と同じでも予想外に高い効果があった、ということが言えれば日本では特許になります。

しかし、効果を主張しても登録できない国もありますので、そのあたりは少しテクニカルなやり方があります。

いずれにしても、上記の要件を満たせば特許にはなるのですが、より広くて強い権利を取りたい場合は、弁理士に相談してきちんとした出願をすることが結局は安くつくように思います。

特許出願の中途移管

特許権の管理や、特許出願の事務所を変えることを移管と言います。

移管はそれほど珍しいことではなく、何か問題があった場合にその事務所から出願を全部移管するケースはあります。

あるいは、他の理由で特許事務所を変えるケースもあります。

移管を受ける方は仕事が増えるわけですから、歓迎ですが、特許管理システムに入力したりする手間が増えます。何百件も移管されると事務が大変になりますが、その分売り上げも増えるわけですから特許事務所にとっては移管される事務所になることが一つの成功要因です。

では、どのような特許事務所に移管すればいいか、ですが、それは特許事務所の選び方とほぼ同じではないかと思われます。

特許事務所の選び方としては、特許出願明細書の品質がよい、仕事が速い、管理がしっかりしている、値段が品質に比べてよ安い、などがあります。それ以外にも、特許戦略に強い、とか、ものすごくいい明細書を書く、訴訟に強い、、ライセンスができる、なども選ぶ基準になると思われます。

移管することで移管費用がかなりかかる事務所もありますので、できれば最初から自社の目的に合った特許事務所を選択するのがよいと思います。

完全成功報酬制特許申請は可能か?

特許出願から権利化までを成功報酬ベースでやれるか?についてはいろいろな考え方があると思います。

まず、成功をどうとらえるか?という問題があります。登録できれば成功なのか、事業として成功しないと成功とはいえないのか?という問題です。

登録できれば成功、というのであれば明確なので可能かも知れません。と言っても成功時の成功報酬がおそらく100万円か、それ以上になると思われます。

事業としての成功が必要となると、これは特許出願時のデータだけでなく、マーケティング力、製品力も要求されますし、時代の要求に合ったものかどうかというタイミングの問題もあります。

そういう意味では事業の成功まで含めて成功報酬制にするとなると、マーケティング、製品開発等の4P、ポジショニング等様々な要因までアドバイスする必要があると思われます。

この場合は利益の何割、という形になるでしょう。しかし、マーケティングは大企業が人数と費用をかけて、これは売れる、と確信して発売しても、さっぱり売れない、ということもよくあります。

そういう意味では、製品が売れるかどうかは市場に聞くしかないわけです。それは技術レベルの高低ではなく、一般大衆が欲しいと思うかどうかの問題です。

それらを考え合わせると、事業の成功まで含めて完全成功報酬制で特許申請を請け負うのは非常に難しいと思われます。

ただ、大平国際特許事務所では、完全成功報酬制でマーケティング・コンサルティングは請け負っておりますので、製品があり、どう売ればいいかわからない、という場合はご相談下さい。初回の1時間以内の相談であれば無料です。

腕のいい弁理士とは?サイエンス力と論理力

特許出願の明細書や拒絶理由対応の際には弁理士の腕がはっきり分かれます。

特に権利化の難しい特許出願、いわゆる当たり前特許のような特許出願の拒絶理由対応は大変です。

では、弁理士の腕がいいとか、悪いとかはどこで差が付くのでしょう?

明細書のページ数、発明内容の本質的な理解、発明の捉え方、切り口、過不足のない網羅的な内容、海外でも通用する書き方、請求項の広さ、拒絶対応ができるような明細書の書き方、等々多くの要素が特許出願明細書には求められます。

そして、審査請求をして拒絶理由が来たとき、明細書の出来がよければ反論や補正もしやすいです。逆にほとんど記載がないと、補正のしようがない場合があります。そういう意味で、読みやすく簡単に書いておきました、という弁理士はちょっと危険です。補正できない場合がありますから。

そして、拒絶理由対応には明らかに弁理士の腕による差が出ます。引用文献との本質的な差をぱっと理解できる弁理士もいれば、本質がわからない弁理士もいます。そして、差がわかっても、それを審査官にきちんとわかるように論理的に書ける弁理士もいれば、ほとんど説得力のない書き方しかできない弁理士もいたりします。

また、こういう拒絶理由通知が来たら諦めるしかない、という発想の弁理士もいたりします。しかし、そこで知恵を絞れば特許化できる場合もあり得ます。私も先輩弁理士がこれは特許になるわけないからあまり頑張らなくていいよ、という拒絶理由に応答してあっさり特許査定を得たことが何度もあります。

要はサイエンスの本質を捉える能力と、審査官に伝える論理力の2つがあれば、弁理士はかなりのことができます。逆にこれが弱い場合は、特許にできる発明をみすみす捨ててしまっているかも知れません。

大平国際特許事務所は権利化が難しい特許出願を権利化するのが得意です。なぜなら、大学、企業で20年以上研究開発に携わったサイエンスの本質を掴む能力と、10年以上の弁理士経験や、大企業で30年以上知財法務室長をやっていた大先輩から直接教わった論理力があるためです。

難しいと思われる発明でも当所では特許化できる場合がございますので、お気軽にご相談下さい。特許1つで数百憶円以上の利益を生み出すことも可能です。

東大卒業式で浜田純一総長も論文ねつ造に警鐘

小保方晴子さんの論文ねつ造事件はとどまるところを知らない深みにと進んでいるが、東京大学でも論文ねつ造は、逃げることだ、と暗に理研の小保方晴子ユニットリーダーをの事件を批判した。

東大卒の研究者はねつ造する可能性はかなり低いと思われる。

なぜなら、東大を卒業していたら、地方の大学の教授や、国の研究機関の室長や部長に成れるのでねつ造する必要がないからだ。

しかし、あまりいい学歴でない研究者がのし上がろうとすれば、どうしても無理が出てしまうのではなかろうか?

研究で当たる確率はそんなに高くなく、むしろほとんどが外れというのが現実だ。

特許出願の場合は、ウソのデータで特許出願することもあるが、審査のある論文にウソの論文を書くことは許されない、というのが一般的な見方ではなかろうか?

さらに言えば、大学教授等は特許出願であってもウソのデータで出願すると批判されることもある。

そういう意味では、企業の研究者はともかく、大学や国公立の研究者は特許出願であってもウソだとわかっているデータを使って特許出願するのは止めた方がよいと思う

実際、ハワイ大学のある教授はウソのデータで特許出願し、特許を取得し、ベンチャー企業も作ったが、実はできておらず、結局大学を追われたと言われている。

会社でもウソのデータで特許出願を増やすと評価は下がるのではなかろうか?

そういう意味で、研究者はウソのデータで論文投稿や特許出願をするのは止めておいた方が無難な気がする。

中国への特許出願の拒絶理由の引用文献

中国への特許出願は最近非常に増えていて、下手すると欧州への出願よりも中国への出願の方が多い、という会社もあるようです。

中国の特許制度は徐々に整備されつつあるようで、昔は記載要件違反で拒絶されることが多かったですが、最近はきちんと新規性、進歩性の拒絶理由が来ます。

しかも、長い拒絶理由通知も来るようになり、読む方も大変です。

アメリカでは以前から長いというか、10ページ位が平均で、ものによっては20ページ以上のoffice actionが来たりしていました。

中国でも最近は長い拒絶理由だと、20ページ以上のものもあります。

それだけではなく、引用文献のメインのものが中国の特許文献だったりします(以前は英語の文献がほとんどだったので全部読んで対応していたのですが。)

するときちんと読めないので、反論が非常に難しくなります。特に複雑な案件だとそのあたりは苦労します。

しかし、考えてみればそれは当たりまえで、中国特許庁の審査官が中国の特許出願を引用文献として拒絶理由を出すのは当たり前、ではあります。

今後は中国語も読めるようにならないとしっかり拒絶理由対応するのが難しくなるかも知れません。

私は大学のとき、中国からの留学生に少し中国語を習ったので親しみはあるのですが、きちんと読めるかと言えばあまり自信がありません。しかし、今後は一通り読める位にはなりたいと考えています。

植物バイオテクノロジー、肥料、土壌関係の特許出願が得意な弁理士

私は、元々は、東京大学農芸化学の土壌学研究室で土壌微生物の研究をしていました。隣は肥料学研究室で、土壌、肥料ともかなり詳しいです。また、その後、植物の遺伝子工学をやり、品種登録にも関わっていたので、植物や土壌・肥料の特許出願は得意です。

その後、大学院では応用微生物研究所の第2研究部というところに行き、当時の最先端だった遺伝子工学を学ぶことになります。ここでは、放線菌を研究する前段階として、大腸菌のキシロースイソメラーゼ遺伝子をクローニングしていました。

大学院ではキシロースイソメラーゼ遺伝子のクローニングとシークエンス(塩基配列決定)をし、修士号を得ました。

会社に入ってからは、やはり応用生物研究所(後に応用微生物研究所)に入り、そこからつくばの農業生物資源研究所に派遣されて、Tiプラスミドによる植物の遺伝子工学の研究を行いました。

BTの遺伝子を持って行って、農水省のベクターを借りて耐虫性のタバコやイネを作る研究をやっていました。

その後は、ウイルス抵抗性ペチュニアを遺伝子操作で作り、民間企業としては日本で初めて実用化できるところまで試験を行いました。しかし、この遺伝子組換え植物は結局は売られることはなかったです。

その後は、カーネーション等の切り花の研究をやり、その後は、大豆の遺伝子発現の研究を行いました。大豆で不飽和脂肪酸を作る研究です。

そうこうしているうちに、弁理士試験に合格し、会社の特許部に移り、その後、また大学に戻り、特任教授を約4年勤めました。その間も多数の植物の出願をてがけました。もちろん、他に、動物、微生物や、ノーベル賞を受賞した山中伸弥教授の特許出願も扱ったことがあります。

装置関係、ロボット、ソフトウエア等も扱ったので、ほとんどの分野を一通り経験しましたが、一番得意なのは、植物バイオ分野です。

特許申請に対する拒絶理由への対応

特許申請して拒絶理由が来た場合、よほどズバリの引用例でない限り、反論案を考えます。全く同じ内容の引用文献があることは通常はりません。

その際、対応について、クライアントと直接会って協議して対応を決める場合もありますが、文書(メール)のやり取りだけで完結する場合も多いです。ものすごく重要な特許出願で、しかも、拒絶理由への対応も非常に難しい場合は直接会って協議する場合もときどきはありますが、そういうケースは稀です。

例えば、海外の事務所からの依頼の場合は、クライアント(特許出願人)も当然海外に住んでいるので、日本に来て直接打ち合わせをすることはまずありません。やるとしても、現地の代理人とクライアントが協議してその結果を日本の弁理士にメールで連絡してくるだけです。

それでも非常に難しい拒絶理由通知に反論して特許査定になる場合もありますから、文書だけのやり取りでも十分対応することは可能です。

しかし、やはり、直接会って議論する方がいい知恵が出る場合もあります。そういう場合は直接会って協議するのですが、最近は私が大阪の事務所で実務を行っているので関東のクライアントを訪問して直接話をすることは少なくなってきました。

それでも、メールのやり取りだけでも十分拒絶理由への対応は可能と考えています。先日も非常に難しい拒絶理由に対して応答して、あっさり特許査定を得ることができました。

そういう意味では、メールと電話だけでも特許出願の拒絶理由に対応して特許査定を得ることは十分可能ですので、直接お会いできない場合でも心配は無用です。

特許出願に値する発明の完成度とは?

特許出願するためには、発明の完成度はどのくらいが必要でしょうか?

先願主義で、先に出願したものが特許になることから考えれば、早く出願する必要があります。しかしながら、発明完成前のアイデア段階で出願するか、あるいは、発明を完成させてから出願するか、の問題があります。

物理系の発明の場合、法則に合っていれば頭の中で考えただけの発明でも特許出願して権利化できるケースはあり得ます。

しかしながら、頭の中ではうまく行く様に思えるアイデアでも、現実に実用化するには、様々な障害があります。ですから、まずは試作品を作って、実際に機能するかどうかを確認する必要があります。

また、試作品がうまくできたとしても、小スケール(実験室レベル)ではできても、大規模化して工場生産ができない、とか、工業生産のベースに乗らないこともよくあります。

そうしたことができていないと、なかなか企業にライセンスを持ちかけても難しいです。大学の発明では、実験室スケールでは試験管内では、活性のある生理活性物質を十分量生産できても、大規模にタンクで培養すると途端に生産量がガタっと落ちるケースもよくあります。

その場合には、大規模スケールでの培養条件を検討し直す必要があります。その実験負担を企業が負っても十分な利益が得られる、という確信が持てなければなかなか企業は実用化しようとは思いません。企業の立場に立って、担当者がどう考えるかを考えてみられるとよいでしょう。

多くの担当者は、多数の案件をかかえていますから、よほどいいと思わないとライセンスを受けようとは思わないと思われます。むしろ、どう断るか、ばかり考えている人さえいます。ですから、少しでも、これは実施できないのではないか?と思ったら証拠を求めると思います。

そういう意味で、企業にライセンスして稼ぐことを考えるのであれば、まずは試作品を作って、実際に効果が出ることを確かめるのは大前提です。画期的と思える発明程試作は避けては通れません。

また、試作ができないような複雑な構造の発明は実用化が難しいと思われます。

以前、永久機関のような発明を相談に来られた方がいて、相談に乗ったのですが、結局、実験ができてなくて、どこかの会社をスポンサーにして研究をするしかないのですが、何もデータもないので、それも難しかったです。

それ以外の方も、数百兆円の発明だ、と言って相談に来られたのですが、それだけの市場を取るためのマーケティング戦略が全く見えませんでした。その方は1時間5万円のタイムチャージで相談を受けられました。

発明がいかにすばらしくても、既存のシステムを置き換えるには莫大な費用がかかります。そのスイッチングコストを支払っても置き換えたい、というものであればいいのですが、そうでない場合は、市場に浸透することが非常に難しくなります。

私の発明コンサルティングは1時間5万円です。ご興味のある方は上のお問い合わせからご相談下さい。

小保方晴子さんのSTAP細胞論文のねつ造疑惑

STAP細胞を開発し、新聞やテレビでも有名になった小保方晴子理化学研究所研究ユニットリーダーの論文にねつ造または盗作疑惑が出てきている。

特許出願の場合は、他社を欺くためにウソのデータを特許出願したり、ダミーの特許出願をするケースも昔からある。

しかし、サイエンスの世界では、そうしたことは非常に厳しく考えられていると思う。

小保方晴子さんらのNatureの記事に載った写真が小保方晴子さん自身の早稲田大学の博士論文の写真と酷似しているそうだ。さらに、小保方さんの博士論文とNIHのHPの文章が20ページ位酷似していたり、博士論文の写真が試薬メーカーのコスモバイオのカタログに載っている写真の一部と酷似しているようだ。また、論文リストも2010年の中国人留学生のリスト50件中38件分を切り取ったものである疑惑もあるようだ。

今は写真の切り貼りや、文章の切り貼りも簡単にできるので、その気になればデータのねつ造もいくらでも簡単にできてしまう。そして、実際にねつ造の現場を見ていない人は、ねつ造とは気づかず、大発見と信じてしまう可能性もある。

それにしても、調査が進むにつれ、あまりにもずさんな盗用が次々に見つかるということは、盗作の常習者だったと疑われても仕方あるまい。

確かに最初はウソのデータを発表して研究費を取り、それで真実のデータで置き換える、というようなことができる研究者もいないではない。しかし、それには、ウソのデータは学会発表や、グラント関係のクローズドな会議のみで発表するなどの注意も必要だ。

ねつ造データを論文に出せば証拠が残ってしまうのでやってはいけない。

そのあたりが小保方晴子さんは甘かったとも言える。

森山尚史氏とともに、iPS細胞の大発見にミソを付けた女性としてずっと語り継がれることになるかも知れない。

小保方晴子理研研究ユニットリーダーが早稲田大大学院先進理工学研究科に在籍していた2011年に博士号を取得するため執筆した論文について、米国立衛生研究所(NIH)の文書などを盗用した疑いが新たに浮上し、同研究科が12日までに調査を始めたとの報道もある。