特許出願を依頼する際の注意事項

特許出願や実用新案登録出願、意匠登録出願を初めて依頼される企業、個人の方もおられます。

そのような場合、人によっては、今の現状の研究成果を話してその中から発明を抽出してくれ、ということがあります。通常、弁理士は、出願したい発明が決まっているものと考えて話を聞くのですが、一通り話終わった後、これまでの話から特許出願できるものを探し出して、出願してくれ、と言われるとちょっと困ります。

というのも、通常は、お客様がこういう事業をしていて、この製品を発売するのでこういう権利を取りたい、という目的があって、説明されます。その場合は権利化の方向性が明確になっています。

しかし、上述のお客様のように、今やっていることを全部話すからこの中から特許になりそうな発明を選んで出願してくれ、と言われると、何を特許にするか、何のために特許出願するのかがわからず、特許出願戦略が立てられません。

ですから、特許出願をしたい場合は、どういう製品をいつ発売するので、いつまでにこの製品を守れる特許出願をしてほしい、という目的を明確にしておくことをお勧めします。

そのように事業目的が明確であれば、じゃあ、こういう権利で押さえた方がより強いですよ、この部分もデータを追加すればさらに広く押さえられますよ、等のアドバイスができます。

そういう意味では特許出願を依頼される場合、出願の目的と、取りたい権利の大体の範囲を決めておいた方がよいでしょう。

また、頭の中で考えただけの特許の場合、実際に運転してみたら動かない、というケースもあり得ます。特に永久機関のような発明は頭の中ではうまく動くのですが、実際に作成してみたら動かない、という場合がありえます。ですから、可能な限り、実際に試作して実験しておくことをお勧めします。

実験データはあるだけお持ちいただけるとありがたいです。弁理士が研究者を訪問する場合はすぐに不足資料を取ってきて見せてもらえるので、弁理士が企業や大学等を訪問する方が効率的な場合もあります。出願に役に立つと思える資料はできるだけ多くあった方がよいです。ただし、あまりに膨大になりすぎると全部読み切れない可能性もあるので、全部で100ページ以内位がありがたいです。もちろん、もっとたくさんあっても読むようにはしていますが。

大学の研究者等、最先端分野の技術の場合は弁理士も全てを把握しているわけではありませんので、その分野の初心者向けの総説(レビュー)があればいただけるとより理解が容易になり、よりよい明細書が書けると思われます。会社様でも一般向けの工場見学用等のパンフレットをいただけると非常によく理解できる場合があります。

つまり、弁理士に特許出願を依頼する場合は、出願の目的を明確にし、できるだけ試作して確認し、データはできるだけ多く揃え、一般向けの総説やパンフレットも一緒に持参されるとスムーズに行くと思われます。

そういう意味では特許出願依頼の準備には少なくとも1日以上前からコピー等の資料を揃えておくべきだと思います。それでも当日、あれも持って行かなければ、となって資料の準備が増えたりしますから。

 

アップル特許侵害訴訟に対するコメントがFLASHに掲載されました

先日書いた、アップル対日本人発明家の斎藤憲彦氏の訴訟に関するコメントが光文社の雑誌FLASHの今週号に掲載されました。

私のコメントは以下の通りです。

「斎藤さんは98年ころに7件の特許出願をしていますが、それらは認められず、唯一残ったのが今回の特許でした。判決は仮執行宣言つきですから、判決が最終的に確定する前でも強制執行できるんです。」

前回の記事でも書きましたが、斎藤憲彦氏は7件の特許出願をし、7件とも拒絶査定を受けました。そして拒絶査定不服審判を請求したもののそれでも拒絶査定は覆りませんでした。ただ、その間に分割出願をしたものがあり、それが特許になったわけです。

この分割出願もかなり権利範囲が広いのですが、その前の特許出願はさらに広い権利で、基本特許に近いようなものでした。こうした基本特許を個人が出願することは日本では比較的少ないですが、米国ではよくあるようです。

日本人の中にもこのような非常に広い特許権を取得する人がいて驚きました。

今後さらに多くのすぐれた発明が日本人から出ることを期待しています。

 

特許出願前に微生物や細胞等を寄託するメリット、デメリット

特殊な抗生物質を生産する放線菌株を発見したような場合、その菌株自体が特許になります。

権利化したい場合は特許出願するわけですが、その場合は、実施例にどこの土壌から取れた、と書いたとしても、同じ土壌を採取しても同じ菌株が取れるとは限りません。たまたまその時期にだけいたとか、抗生物質生産株がその生産能を失うことはよくあることですから。

すると、当業者がその抗生物質の発明を実施しようとしてもできません。つまり、実施可能要件を満たしません。しかし、もし発明者の持つ抗生物質生産菌株が入手できれば実施可能要件は満たします。

そこで、通常入手が不可能な菌株や細胞株については、特許庁の微生物寄託センターか生物寄託センターに寄託することでその菌株、細胞株やその子孫まで特許で保護することができます。

そのためには、特許出願前に寄託する必要があります。

ただ、通常は、寄託した株は請求があれば、ライバル会社にも菌株を提供されてしまいます。

すると、他社にその菌株の特徴がばれることになります。これはかなりのリスクを伴います。

例えば、スーパードライ(ビール)の酵母を寄託して特許出願したとすると、アサヒビール以外の、キリン、サントリー、サッポロ社もスーパードライを作る酵母を入手することができることになります。

そうなると、その酵母の特徴を分析し、自社のビール酵母コレクションの中からスーパードライ生産酵母に近い性質の酵母を選び出し、スーパードライとほぼ同じ味のビールを生産されてしまうおそれがあります。

あるいは、さらにいいビールを作られてシェアを奪われる可能性さえもあります。

そういうおそれがあるので菌株を寄託すると、菌株の特徴が他社に漏れるのでデメリットもあります。

そういう意味では、同じ菌株は他社が入手できないと考えられる場合は、特許出願せず、ノウハウとして秘密に保持する戦略もありえます。

特許出願の依頼はどこで頼むべきか?

特許出願をしようとするとき、特許事務所を選ぶことは非常に重要です。

というのも、弁理士にはそれぞれ専門分野がありますから、電気が専門の弁理士にバイオテクノロジーの特許出願を依頼すると、通常は断られます。

また、バイオ・化学が専門の特許事務所であっても、ベテランで大企業から人気の弁理士は大企業のクライアントを既に持っているので、同業他社は担当できない場合があります。そういう場合は、暇な弁理士が担当するので出願明細書の質はかなり低くなる場合があります。

そういう意味では、優秀な弁理士がいる特許事務所で、かつ、専門が一致しているのが望ましいです。

専門がバイオでも、あまり優秀でなくて、ほとんど書けないで何か月も放置される事務所もあったりします。実際私も奈良先端科学技術大学院大学の知財本部にいたころ、ある有名な事務所に依頼したのですが、担当者がバイオ出身であったにも関わらず、最先端の内容が理解できず、ほとんど明細書が書けていなかったことがありました。

そういう場合、優秀な弁理士であれば、もっと情報を取ろうと質問してくるのですが、それも無かったです。書けないなら書けない、と早目に言ってほしかった、というのが正直なところです。

ともかく、そういう意味では専門分野が一致し、優秀な弁理士のいる事務所で、弁理士を指定して依頼するのがベストの選択と思います。

大平国際特許事務所では、バイオ、化学の専門家が所長をしていますが、電気・機械・ソフトウエアの専門家(パートナー)もいますので、お気軽にご相談下さい。最初の1時間程度は無料でご相談に乗ります。

欧米と日本の特許ライセンス収入の違い

米国では、特許からのライセンス収入が数十億から数百億円ある大学もあります。

先日欧州から来た技術移転関係者はそこまでではありませんでしたが、特許収入は2億円程度ある、と言っていました。特許出願費用は3000万円程度なので、TLOの収入が特許収入の3割としても6000万円程度となります。

実際には特許出願費用を除いた残りの収入の3割ですから、1億7千万円の3割の5100万円が純収入となると考えられます。これだけあれば10人程度のスタッフを雇えるでしょう。

日本では、私の関係していた大学では、いいときで5000万円位の知財収入に対して特許出願・維持費用が3000万円弱だったので、TLOのように、収入の3割がTLOに入るとすると、2000÷3=666万円で、1人を雇うのが精いっぱいです。

なぜこのような差があるのか、ずっと不思議だったのですが、よく考えると、欧州は欧州全体が市場ですし、米国は米国だけでも日本の3~4倍の市場があります。

つまり、欧米が日本のライセンス料の3~5倍を得るとしても、それは市場規模がそれだけ大きいので不思議はありません。日本の大学が5000万位で、欧米の大学が2億円を稼いでも何の不思議もない、と思われます。

しかし、実際には、米国の大学には数十億円以上稼ぐ大学もあります。この違いは上の市場規模だけでは説明できません。おそらくこのあたりは、欧米にはアーリーステージのベンチャーがしっかりしているので、大学発ベンチャーで事業化して稼いでいるのでしょう。

その違いが10倍、100倍の差を産んでいるのではないかと思います。

なので、大学の知財を活用して収益を上げるには、アーリーステージのベンチャー企業が重要な気がします。