特許出願を依頼する際の注意事項

特許出願や実用新案登録出願、意匠登録出願を初めて依頼される企業、個人の方もおられます。

そのような場合、人によっては、今の現状の研究成果を話してその中から発明を抽出してくれ、ということがあります。通常、弁理士は、出願したい発明が決まっているものと考えて話を聞くのですが、一通り話終わった後、これまでの話から特許出願できるものを探し出して、出願してくれ、と言われるとちょっと困ります。

というのも、通常は、お客様がこういう事業をしていて、この製品を発売するのでこういう権利を取りたい、という目的があって、説明されます。その場合は権利化の方向性が明確になっています。

しかし、上述のお客様のように、今やっていることを全部話すからこの中から特許になりそうな発明を選んで出願してくれ、と言われると、何を特許にするか、何のために特許出願するのかがわからず、特許出願戦略が立てられません。

ですから、特許出願をしたい場合は、どういう製品をいつ発売するので、いつまでにこの製品を守れる特許出願をしてほしい、という目的を明確にしておくことをお勧めします。

そのように事業目的が明確であれば、じゃあ、こういう権利で押さえた方がより強いですよ、この部分もデータを追加すればさらに広く押さえられますよ、等のアドバイスができます。

そういう意味では特許出願を依頼される場合、出願の目的と、取りたい権利の大体の範囲を決めておいた方がよいでしょう。

また、頭の中で考えただけの特許の場合、実際に運転してみたら動かない、というケースもあり得ます。特に永久機関のような発明は頭の中ではうまく動くのですが、実際に作成してみたら動かない、という場合がありえます。ですから、可能な限り、実際に試作して実験しておくことをお勧めします。

実験データはあるだけお持ちいただけるとありがたいです。弁理士が研究者を訪問する場合はすぐに不足資料を取ってきて見せてもらえるので、弁理士が企業や大学等を訪問する方が効率的な場合もあります。出願に役に立つと思える資料はできるだけ多くあった方がよいです。ただし、あまりに膨大になりすぎると全部読み切れない可能性もあるので、全部で100ページ以内位がありがたいです。もちろん、もっとたくさんあっても読むようにはしていますが。

大学の研究者等、最先端分野の技術の場合は弁理士も全てを把握しているわけではありませんので、その分野の初心者向けの総説(レビュー)があればいただけるとより理解が容易になり、よりよい明細書が書けると思われます。会社様でも一般向けの工場見学用等のパンフレットをいただけると非常によく理解できる場合があります。

つまり、弁理士に特許出願を依頼する場合は、出願の目的を明確にし、できるだけ試作して確認し、データはできるだけ多く揃え、一般向けの総説やパンフレットも一緒に持参されるとスムーズに行くと思われます。

そういう意味では特許出願依頼の準備には少なくとも1日以上前からコピー等の資料を揃えておくべきだと思います。それでも当日、あれも持って行かなければ、となって資料の準備が増えたりしますから。