我が社の製品はこれですからイ号製品は侵害、という主張

弁理士試験に合格して、しばらくして知財訴訟(特許権侵害訴訟)を見学する機会がありました。その頃はまだ東京地裁民事X部とか言っていたようなおぼろげな記憶があります。

その際、原告の社長は、自社製品を持って来て、うちの製品はこれで、お宅の製品はこれにそっくりだから、お宅の製品(イ号製品)は我が社の特許権を侵害している、と主張していました。

しかしながら、特許権の請求の範囲の記載は原告の会社の製品とは構造が違っていて、原告の特許権の権利範囲に入ってませんでした。であれば、いくら、今の製品が同じであっても、その部分は権利を取っていませんから、侵害には該当しません。つまり、原告の負けになります。

後で裁判官の方に聞いたら、そういうケースはかなり多いそうです。

つまり、特許権は取得していても、その後改良を重ねることで、その特許権の技術的範囲に入らない製品になってしまっている場合、それを他社が模倣した場合は、侵害になりません。

これを防止するためには、改良品を発明したら、それが過去に出願した特許の特許権の範囲に入っているかをチェックし、もし、権利範囲に入らないようなら、新たにその改良品について特許を出願する必要があります。

似たような話は、植物の品種でもあり、栄養繁殖(挿し芽)で増やす植物の場合、増殖中に遺伝子に突然変異が入って、10年も経つと、品種登録した物とは別物になっている場合もよくあります。

すると、10年前に品種登録していて、それで25年間(植物によっては30年間)保護されるはず、と思っていても、実際には、品種登録した品種の特性を記載した特性表とは違っていて、別品種とされ、それを真似した企業がいても、育成者権で差止めできない、というケースも実際にあるそうです。

このような場合に、上の裁判のケースのように、うちが今販売している製品はこれで、これと同じだから、イ号製品は侵害だ、と主張する場合もあるそうですが、やはり、品種登録の特性表と異なっていれば、異なる品種ですから侵害にはなりません。

そういう意味から言えば、製造工程を改善するなどにより、よりよい発明が出れば、それについて特許出願することをお勧めします。

それに加えて、出願時にいろんなバリエーションを記載しておいて、侵害しそうな製品が出てくれば、それに合せて権利範囲を変えて権利化する、というやり方もあります。

これは海外の企業がよくやる手で、出願時には1/2ページ位しか記載がないのに、米国では大量の特許を取得していて、それを根拠に侵害品が権利範囲に入るように分割出願を特許化する、という手です。

これをやられると、成立している特許権の権利範囲に入らないように設計して製造販売しても、その製品が含まれるような特許を後から取得され、侵害に該当するようにされてしまうケースもあります。

しかし、そのような特許は、分割出願の要件を満たさないことが多いので、出願日は原出願日には遡及しない、と主張して、出願日を現実の出願日まで繰り下げさせれば、先の自分の出願により進歩性違反で拒絶できる場合もあると考えます。

ですから、特許を取得していても、製造販売している製品がその特許の権利範囲に入っているか、を確認することが必要です。

また、他社が類似製品を出して来たら、それが権利範囲に入る特許を取れないか?を考えることも事業を守るためには必要です。それには、最初の出願時にしっかりいろんなバリエーションについて書いておくとともに、分割出願をうまく活用すれば可能になります。

実用新案登録出願から特許出願への変更

実用新案登録出願は通常半年程度で登録になるので、半年過ぎれば登録され、本来であれば、出願が係属しているわけではないので、補正もできず、変更出願もできない、というのが昔の実用新案法だったのですが、それでは実状に合わない、ということで、実用新案登録出願から3年間であれば、特許出願に変更できるようになっています。

優先権主張出願や変更出願など、出願人の利益に重大な影響を及ぼす手続きの場合は特別授権が必要になります。

つまり、通常の特許出願であれば、弁理士が代理人となって出願する場合は委任状は不要です。

しかし、最初の出願を代理した弁理士であっても、その出願について優先権主張出願や変更出願する場合には、別途委任状を提出する必要があります。

なぜなら、国内優先権主張出願も、変更出願も元の出願が取下擬制されるので、元の出願が無くなります。

出願は特許や実用新案を受ける権利を伴い、これは財産権ですから、売買可能な個人の財産です。

それを消滅させて、別の権利を発生させるので、特別授権が必要になるわけです。特別授権というのは、原出願について、優先権主張出願や変更出願することについてこの弁理士に委任します、という委任状を提出することで得られます。

この委任状を提出しないで国内優先権主張出願や変更出願をすると補正命令が来ます。その段階で委任状を提出することも可能ですが、委任の日付は当然ながら、国内優先権主張を伴う出願や、変更出願の前の日付である必要があります。

そういう意味では、できれば、出願より少し前に委任状を提出するか、出願日に委任状を発送するのがよいと思います。時期が近い方が特許庁としても方式審査がやりやすいと思いますので。