進歩性の低い特許出願

ある関西の研究所に出張して発明をヒアリングしてきました。

新しくてきれいな建物でうらやましい位でした。

最近は大学でもベンチャー向けに新しい建物を建てているところもありますが、それを思い出しました。

そこでも少し話したのですが、例えば、公知の遺伝子を公知の方法で導入した形質転換動物について特許出願した場合、進歩性がない、という拒絶理由が来ます。処理する動物自体も知られていて、導入する遺伝子も知られていて、導入方法も公知の方法であれば、通常は誰でも容易に思いつくからです。

その場合に、反論するには、その組み合わせ(構成自体)は通常の当業者(専門家)は思いつかない、組み合わせを考えることに障害となる理由(論文等)がある、その組み合わせには予想外の効果がある、等の進歩性があることを主張する必要があります。

例えば、特殊な目的の場合に予想以上に高い効果がある、とか、ある条件では予期しなかった効果があったなど、効果を主張することによっても進歩性を主張できます。

そういう意味では、予想外の効果がある範囲を確定できるように実験を組むのも一つのやり方です。つまり、効果を測定し、予想外の効果がある部分をきちんとデータを取ります。この場合、上昇中、あるいは、下降中の範囲までしかデータを取らない人もいますが、これは困ったものです。上昇中であれば、その途中で権利化しても、他の人がもっと上の部分で実施してもっといい効果が出たりするからです。

そういう意味で、上昇中、下降中なら、もっと先までデータを取って、ピークがわかるように取る必要があります。そうしておけばその効果のある範囲に限定することで進歩性が認められるケースがあります。

他にも、ちょっとした効果や工夫で特許出願の進歩性が認められるケースもありますから進歩性でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

既に特許申請済みの出願に対して進歩性がない、という拒絶理由が来た場合は、意見書だけでは拒絶理由が解消できない場合もあり得ます。

その場合には、上述のように数値範囲を補正することにより、顕著な効果がある部分のみに限定できるのであれば、そのような顕著な効果がある範囲に限定する補正をすることも有効な場合があります。

あるいは、付加的な要素が明細書中に記載してあれば、その付加要素を追加して、先行文献に対して進歩性が出るようにすることもできることがあります。その付加要素を追加することを当業者が思い付かない、あるいは、それを付加することで非常に効果が高くなったり、予想外の効果が出たりする場合です。

ただし、付加要素を追加すればそれだけ権利範囲としては狭くなります。すると他社がその権利をすり抜ける(エスケープ)のも容易になります。

つまり、補正して限定することで特許になりやすくなるのですが、それだけ権利が狭くなり、他社への抑止力は低くなる、というわけです。

ですから、補正する場合に一番いいのは、構成要件を追加したように見えて実質的には何も権利としては狭くなっていない、という補正だと思います。そういう補正も知恵を絞れば可能です。大平国際特許事務所でもそういう補正を考えるのが得意です。

つまり、補正する場合に、その要素を追加したために、他社が容易にエスケープできるような権利になるのでは、権利化する意味が少なくなってしまいます。

特に、自社実施する場合であれば、まだ、いいですが、ライセンスする場合には、エスケープ可能な権利だと相手先もライセンスを受けずに特許権をエスケープして実施してしまいますから、ライセンスは難しいです。

ただ、現実には、進歩性が低い発明だけど、権利化したい、あるいは、広い権利を取りたい、というご要望はかなり多いです。

個人発明家の方で、発明を特許申請するのが初めて、という方の場合は、ご自身ではすごい発明をした、と信じているのですが、非常によく似た先行技術があったりします。

そういう場合は、さらにその発明を改善してより優れた発明にして出願することをお勧めすることもあるのですが、多くの発明家の方はそれをされません。どうしていいかわからないのかも知れません。

しかし、発明は改良の連続、ともいえます。

どんなに素晴らしい発明をしても、どんどん改良発明が出てきます。企業にとっては改善は日常活動です。

パソコンにしても、iPhoneにしてもどんどん新製品が発売され、性能も上がっています。そしてそれらには発明が張り付いています。権利化されているかどうかは別として。

ですから、発明家にとって、改良発明をするのは日常的なルーチンワークであるべきです。

改善するためには、どうすればもっといい発明になるか?もっと便利になるか?使いやすくなるか?を考え続ければいいだけです。

そうした知恵を出すために考えることで頭が活性化しますし、高齢者の場合はボケ防止にもなります。

難しい問題を解決するほど、面白いものです。問題集でもそうですが、難問程解くのが面白い、とも言えます。ゴルフでもあんな小さな玉を小さな穴に入れるという難しさがあるからこそ面白いとも言えます。もし、ホールが大きな穴で誰でも簡単に入れられるようなスポーツであれば誰もやる気にならないでしょう。

野球でも打てば必ずホームランばかり、というのでは面白くも何ともないでしょう。

発明も同じです。難しい課題を解決するほど面白いです。発明を完成してもそれで終わりにせず、常に改善点を見つけ、改良発明をし続けるつもりで知恵を出されるとよいと思います。実際、完璧な発明などありませんから。

弁理士の仕事も難しい拒絶理由とか、異議申立事件とかの方がやっていて面白いと感じます。簡単に反論できる拒絶理由に応答してすぐに特許になっても当たり前過ぎて単なる事務作業のようなものです。

しかし、相手が必死になって特許を潰そうと異議申立をしてきた分厚い異議申立書を読み、取消理由に反論するのは、弁理士の仕事の醍醐味ともいえます。

また、大平国際特許事務所では、進歩性の拒絶理由についてはどんなに難しい拒絶理由でも対応できる自信があります(新規性、記載要件も大抵は何とかなりますが、希にどうしようもないこともあります)。

もし、他の特許事務所でこれは難しいから諦めた方がいい、と言われて諦めている案件があれば、ぜひ大平国際特許事務所にご相談下さい。

きっと、「えっ?あれが特許になったの?」と驚かれると思います。

難しい拒絶理由にお悩みの方はぜひご相談下さい。

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基本特許と応用特許、利用発明

昔は、欧米が基本発明をして、基本特許(例えば、ゼロックスの複写機の特許)を取得し、日本はその改良発明や利用発明(周辺発明)をして大量に特許出願して応用技術を特許化し、クロスライセンスに持ち込む、というような時期がありました。

広くて強い基本特許があったとしても、それに重ねる形で、利用特許を出願し、特許化することは可能です(もちろん特許要件具備が条件ですが)。

例えば、古い例ですが、長針と短針を有する時計、という発明があった場合に、それに日付機構を付けたり、電波時計で自動補正機能を付けたりすればそれは新たな発明として特許になりえます。ですから、基本特許が取られていても、その利用発明を全部押さえてしまうと、基本特許を持っている会社や人でも、その利用発明は実施できなくなりますから、より優れた製品を開発して販売することができません。

そこで、基本特許がある場合でも、その周辺特許を大量に取って、基本特許権者が身動きできないようにして、クロスライセンスに持ち込む、というのがかつての日本企業の特許戦略でした。言わば、質対量のバランスでクロスライセンスを受ける、という形です。バランスが合わない場合はその分のライセンス料を支払っていました。

とはいえ、このような戦略を取ったとしてもクロスライセンスに応じてもらえないと欧米の基本特許がある事業には参入できませんでした。

そのような場合には、相手の特許を徹底的に精査し、わずかな穴を見つけて、その部分の技術を開発することで、基本特許をすり抜けられる場合もあり得ます。これには、特許部と研究開発部門の密接な協力が必要でしょう。法律と技術の両方を熟知していなければ基本特許をすり抜ける技術開発は困難ですから。

もちろん、法律を熟知している人と優秀な技術者がチームになればいいという意味で、決して同一人物が両方を完全に熟知している必要はありません。また、法律と技術を熟知している優秀な弁理士をそのチームに入れるのも有効です。

大平国際特許事務所の所長の大平も、研究者歴20年以上で知財実務も15年以上の経験がありますから、そのような基本特許をすり抜ける戦略を立てるのが得意です。

最近は日本の科学技術レベルも上がり、世界的な基本特許、例えば、青色発光ダイオードや、iPS細胞特許等のノーベル賞にもなるような世界を変える基本特許が取れるようになりました。

事業をする際には、基本特許を取れればそれに越したことはありませんし、基本特許と周辺特許を押さえて特許壁を作り、他社がその事業に参入できなくするのが理想でしょう。

とはいえ、基本特許を他社に取られていたとしても、その会社も全ての事業分野まではやらず、一部は他社にライセンスするケースもあり得ます。

あるいは、基本特許は持っていても、周辺特許を他社に取られてしまい、クロスライセンスに応じざるを得ないようなケースもあり得ます。

ですから、応用特許や利用特許でもないよりははるかにマシです。少なくとも自社製品そのものを保護できる特許は持っておいた方がよいと思います。全てノウハウで秘匿するという戦略を取る場合は別ですが。

ただ、工場内で秘密環境で行われる製造方法等は無理に特許化する必要はなく、その技術が使えるようにさえしておければいい、というケースもあり得ます。

その場合は、その発明内容を公証人役場に届けておくこともできます。そうすれば、他社がその後特許出願して権利化してもすでに実施していた証明になりますから先使用権を主張できます。

ただ、先使用権の証明はかなり大変ですし、先使用していた発明以外は他人の特許があれば実施できませんから、やはり他社が特許出願をする可能性があるようなら特許出願するのがよいと思われます。

あるいは、社内紀要のような超マイナーな雑誌に少しだけ概念を記載し、他社が特許を出してもその雑誌の論文を理由に進歩性が否定されるようにしておく、というやり方もあるかも知れません。

電気やソフトウエア関係では、非常に特許がたくさん出願されていて、広い権利は取れないような技術分野もあります。そういうジャンルで、どうしても特許を取りたい場合は、いろんな角度から検討し、ある切り口で権利化すれば特許化できる、というのを見つければ非常に優れた基本特許が取れるケースもあり得ます。

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利用発明の特許で基本特許の範囲を埋め尽くす戦略

かつては、基本発明は欧米からの特許出願がほとんどでした。例えば、コピー機の基本特許はゼロックスが抑えていたのは有名な話です。昔は欧米の基本特許が強すぎてエスケープしようがない面がありました。

そういう場合、基本特許を日本企業にライセンスしてくれればコストアップにはなりますが、製品は製造販売できるので、まあ何とかなります。

しかし、基本特許保持者がライセンスをしてくれない場合もありえます。そのような場合にどうするか?といえば、基本特許の権利範囲に被せて応用特許(利用特許)の出願を大量にして、相手が改良製品を出そうとしたら抵触するようにします。

そうすると、基本特許を持っていても、利用特許と重複する範囲はライセンスを受けないと実施できないので、クロスライセンスしないと両社とも製品を製造販売できなくなります。すると、結局基本特許権者もクロスライセンスを交わさざるを得ず、結果的に両社が販売できるようにする、という戦略がありました。

特許は本来先願主義ですから、先に発明して、特許出願し、特許権を取得した人の方が有利なはずです。

しかし、このように、先に基本発明の特許を取られていても、その利用特許を取りまくれば、基本特許を持っている人や会社を身動きできなくすることが可能です。

ある弁理士はこの状況を説明する際に、これじゃあ、先願主義でも何でもないじゃん、と言っていました。後から利用発明を出願することで、先に基本特許を出願した人が実施を制限されるわけですから。

しかし、この制度のおかげで、日本の企業も欧米の基本特許に対抗できたわけですから、少数の基本特許に対して、大量の利用発明特許を被せる、というのは一定程度有効だったと思われます。発明者としては弱者の戦略とも言えますが。

今では日本からもノーベル賞クラスの基本発明も出るようになったので必ずしも上のような利用特許戦略は取らない場合もありますし、特許庁が大量出願を控えるように、との要請もあり、昔に比べて特許出願数自体は減っています。さらに、企業(個人)も重要な特許に絞って海外出願に力を入れるようになってきています。

利用発明で基本特許の範囲を埋め尽くす方法は、今でも後発組が先発メーカーと戦う場合にも使えます。後発メーカーが応用特許を大量に出願して先発メーカーが改良製品を出せなくすればいいわけです。

そういうことを考え合わせると、先願主義といいながら、後願で先願の実施を制限できるのはちょっと不思議な気もしますが、これも1つの知財戦略です。これができるので、うまくやれば後発メーカーでも先発メーカーと互角の勝負ができるというわけです。