拒絶査定不服審判請求の理由と知恵を出すこと

特許出願して、審査請求し、拒絶査定に意見書や補正書で応答してもなお、拒絶査定が出ることはあります。

あるいは、補正をせずに、意見書を出したところ、いきなり拒絶査定を受ける場合もあります。

審査官の提示した引用文献が明らかに勘違いと判断し、意見書のみで反論したら、審査官の意図とずれていて、拒絶査定にされる場合もありますし、審査官がそれについては認めても、さらにサーチしてさらに勘違いの引用文献で拒絶査定をしてくる場合があります。

後者の場合は、不運としか言いようがありませんが、審判請求すれば覆る可能性はより高くなるので、審判請求する意味が大きいとも言えます。

ともかく、拒絶査定不服審判を請求する場合は、拒絶理由に対する意見書よりもかなり詳しく反論を書くことになります。

通常の意見書が数日で書くとすると、審判請求書は1カ月以上、長い明細書に対する拒絶査定だと、2~3カ月かけて審判請求の理由を考えることもあります。

私が最近担当した案件もそういうもので、ファイルもものすごく分厚くなっており、引用例の1つは200ページ位の英文で、とても全部読める量ではありませんでした。

3つの英文の論文と1つの日本語文献が引用されたのですが、元々の明細書の記載が薄く、記載要件も問題になっていました。

さらに、現地代理人からの指示が日本の実務とはずれていて、その指示通りにやれば100%拒絶されるのは目に見えていました。海外の代理人は日本の記載要件がそんなに厳しいということを知らない場合もあるようです。また、日本の補正の要件もおかまいなしに補正案を送ってきます。

とはいえ、こちらで勝手に補正案を変えて提出するわけにもいかず、これだとこういう問題があるので、こうした方がいいと思うがそれでよいか?という質問をすることになります。しかし、それでも、今回はこれで行ってくれ、と言われると、その補正案で行くしかありません。

そういうことをやってうまく行けばいいのですが、言う通りにやって拒絶審決になるのもせっかくやっているのだから避けたいところです。

ですので、できる限り、きちんと説明して、日本の実務にあった応答をするようにしました。

それでもきちんとしたメールを書けば問題なく、現地代理人が回答してくれます。

そうしたコミュニケーションをしっかり取るということも非常に重要で、海外代理人との信頼関係の構築に役立つと思っています。

いずれにしても、非常に難しい拒絶理由に見えても、知恵を絞ることでいいアイデアが出て来ることは間違いないです。

ですから、これは無理かも、という拒絶理由が来ても、しっかり知恵を絞るべきだと思います。

特許管理の項目

特許管理というと、人によっては特許(出願)を取捨選択して、最適なポートフォリオを築くことのように考えていることもあります。

しかし、知財部で特許管理と言えば期限管理を指すのが一般的でしょう。どの特許出願、特許円を残し、どの特許出願等を捨てるか?は事業戦略も絡むので、特許部よりも事業部側の戦略判断になります。

期限管理はある程度の数、おそらく500件以上の生きている特許出願や特許権を持っている会社であればコンピュータの特許管理システムを使うのが一般的です。それ以下であればエクセルでも管理可能と思われます。

特許管理システムの管理項目数は200位あり、社員数が多いと1つの項目、例えば発明者でも数千名になったりします。すると、アクセスクラスのリレーショナルデータベースでは処理できないので、オラクルのデータベースを使わざるを得ず、そのため特許管理システムは通常数百万円以上します。

さらに、データの移行や会社に合せてカスタマイズするとなるとさらに数百万円の費用がかかります。

そういう意味では特許管理は非常に大変です。そして、完璧にできてもそれが当たり前で誰も褒めてくれませんが、ミスをしたらボロカスに言われるので、労多くしてあまり報われない仕事だと思います。

しかし、各国の特許制度を知るにはとてもいい仕事ですし、会社の特許を全て見れるので、一度はやってみてもよいでしょう。

私も一時期アクセスで特許管理システムを作ろうかと考えましたが、200項目もあるとアクセスではフリーズしてしまい無理でした。今のアクセスは当時よりは進化しているからできるかも知れませんが。

いずれにしても特許管理の項目は膨大な数があるので、片手間にプログラムできるようなものではないように思います。もちろん、特許出願の期限管理のみ、等に絞れば比較的簡単にできるような気はしますが、社員への発明報奨金の支払いや、訴訟、契約までを一元管理できるシステムは専門のシステム会社に作ってもらった方が結局は早くて安くできるように思います。

特許事務所(代理人弁理士)を変更する場合

何等かの理由で依頼人から特許事務所の弁理士を解任したり、特許事務所から代理人を辞めさせてくれ、と言って来たりする場合があります。

例えば、非常に重要な特許権を期限徒過で消滅させてしまったり、審査請求期限を忘れていて出願から3年以上経ち、もはや権利取得が不可能になったりすることがあります。

特許出願の拒絶理由への対応が遅れて権利化が不可能になったり(この場合は拒絶査定不服審判で争えるのでそれほど深刻ではありませんが)することもあります。

極めて深刻な事故が起こった場合は、全ての特許と特許出願を別の事務所に移す(移管する)、という場合もかなりあるようです。

仕事をしているのが人間である以上、どうしても人為ミスを完全になくすることはできません。

こうした事故は滅多に起こりませんが、ごく稀にある1つの特許出願だけがコンピュータに入力ミスしてしまい、期限管理ができなかった、等という事件が実際にありました。しかも、そこは期限付きの雇用者が多く、3月末に退職する人が引き継がなかったために、審査請求担当者が誰もおらず、ライセンス契約していた特許出願が権利取得不可能になったとのことでした。しかも、なぜか担当の特許事務所の管理からも漏れていたそうです。

このあたりは企業であれば二重、三重のチェックがかかるのですが、大学関係の知財部門だったので、管理が甘かったようです。おそらく特許管理ソフトではなく、エクセル等で管理していたのでしょう。

そのケースではその特許出願にかなり高額のライセンス契約をしていて、ライセンス先の大企業もその事業にかなり力を入れていた案件でした。その件は他にも特許出願があったので何とか収まったのですが、取引完全停止になってもおかしくないような事件でした。

特許事務所がそのようなミスをすると、クライアント企業様が怒って全案件を引き上げる場合もあるようです。大企業が引き上げると、その事務所の売上げの3分の1位がなくなることもあり、特許事務所にとっては大きな打撃になります。

上記以外の形で特許事務所を変える場合は、過去から続いているシリーズの案件は従来と同じ特許事務所に依頼し、新たな独立した案件から新しい特許事務所に依頼する、という形が多いと思われます。と言うのも、従来から付き合っている弁理士の方がその経過を知っているので、説明が楽、という面があるからです。

そういう意味では、特許事務所を変えたい場合は、新しくて、従来とは独立した案件から依頼を始め、その事務所の特許出願明細書の出来が良ければ、従来からの案件もその事務所に移していく、というのがよいのではないかと思われます。

例えば、ある国家プロジェクトの案件だけは、その国家プロジェクトに関わりの深い(例えば審議委員をしているなど)弁理士に依頼する、ということも考えられます(ただし、研究資金の審査委員の弁理士は応募企業の出願等は受任できないので注意が必要です)。

弁理士も1万人を超え、専門分野も細分化し、非常に高学歴(博士号取得、大学の助教~教授、海外で研究歴がある)の専門家の弁理士など多様化しています。優れた弁理士に依頼することで、普通にやっていては特許にならない出願が特許化できる場合もあります。

実際、え、あれが特許になったの?と私は何度も言われました。他人が担当して米国で拒絶理由に対応できず、放棄した出願の欧州の対応出願を特許化したりできています。

弁理士ならみんな同じだろう、と考える人もいるかも知れませんが、やはり、得意、不得意はあります。文章の説得力も弁理士によって全く違います。

例えば、医者でも人によっていうことがかなり違います。医師が様子をみましょう、と言って放っておいたらとても痛くなって、大学病院で診てもらったらガンがステージ4になっていた、ということが現実に起きています。

弁理士でもこれと事情は同じです。ある弁理士なら強い特許が取れるけど、別の弁理士では普通の対応しかできず、難しい特許は取れない、というケースもあり得ます。

そういう意味で腕のいい弁理士を選ぶことは企業の知財部にとっても非常に重要な仕事だと思います。

重要な特許取得を考えておられる方は、大平国際特許事務所もぜひお試し下さい。セカンドオピニオンも承っております。費用についてもご相談に応じます。

特許事務所への知財管理業務の丸投げ

会社の知財部では、特許(知財)管理システムを導入して本格的に特許(知財)管理(期限管理)をしているところも多いです。契約データベースも含まれている場合もあり、その場合は出願とそれに関連する契約書がリンクしていたりします。

年間数千件以上出願しているところは自社でも相当優れたシステムをカスタマイズして使っています。

私が知っているシステムで最もカスタマイズ性があったのは日立のMC5というシステムでした。あまりにカスタマイズできるので逆に使いこなせない、という問題があるほどでした。なので、ある大学ではMC5があるにも関わらず、結局エクセルで管理していました。実際、そういうところを複数知っています。

逆に、日立と同じくらい大企業の製品でもカスタマイズができないので有名なシステムもあったりしますから、用途に応じて選択することが重要です。新システムの導入にはおそらく1000万円以上の費用と半年程度の時間がかかりますから。

それはともかく、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、審判、訴訟、契約等様々な項目を扱い、そしてそれぞれに期限管理があり、さらに外国の特許出願制度にも対応したシステムを使いこなすには、それなりに専門知識のある人が必要になります。

そして、できればそういう仕事は知財部で10年以上いる人がトップ(責任者)でやるのが好ましいです。そして、入力ミスを避けるために入力者は国内、外国とも2人づつつけてダブルチェックするのが理想的です。管理の仕事は完璧にできて当たり前で、ミスすればボロクソに言われる報われない仕事です。

期限管理をミスして、特許権が消滅したり、権利化できなかったりしたら、重要な特許の場合、数百億円~数千億円、あるいは数兆円の損失になることもあり得ます。その割には管理を完璧にしたとしても、それで当たり前で、普通という評価にしかなりません。

特許管理(知財管理)を特許事務所に丸投げすることは可能でしょうか?不可能ではないでしょうが、特許事務所が同じ管理システムを持っているかという問題もありますし、特殊な社内事情がある場合もあるので、できれば社内で管理システムを持つのが望ましいと思います。

ただ、年間数百件程度の特許出願数であれば特許事務所でも管理業務をすることは不可能ではないと思います。私の提携している会社でも期限管理の外注も受けているので、私に相談してくださっても特許管理ができる会社を紹介できる可能性もあり得ます。