経営戦略と知財戦略で競争優位性を獲得し、知財部をプロフィットセンター化するには

知財部をプロフィットセンター化するにはどうすればよいか?というのは間接部門である知財部(特許部)の永遠のテーマのように思います。

知財部だけがいくら最強であっても、研究開発部門から上がってくる発明がしょぼくて、あまり特許で守る価値がないものであれば、おそらく、売上げも利益も上がらないでしょう(製品は大したことなくてもマーケティングや広告で売れる場合はあるかも知れませんが)。

あるいは、マーケティング部門や営業部門が弱ければ、いくら素晴らしい製品を開発しても売れない、ということにもなりかねません。

会社で利益をあげるには、結局のところ、売上、利益をあげる必要があります。それが会社の存在目的の一つでもあります。そこに知財部がどう関われるか、という問題だと思われます。

理想的には、最強の研究開発部隊、最強のマーケティング部隊、最強のセールス部隊、最強の特許(知財)部隊の全てが揃えば、会社の売上、利益も最大化できるでしょう。

そういう会社の知財部門であれば、製品を有効に守る特許網(特許壁)を作ることで、製品を独占販売して利益をあげることができるので、プロフィットセンターの役割を果たせると思います。あるいは莫大なライセンス料を得ることも可能でしょう。

しかし、研究開発があまり活発でなく、画期的な製品が出ない中小企業等の場合は、知財部がいくらいい特許を取ったとしても、売上も利益もそれほど上がらないこともあり得ます。売れなければ利益は出ないわけですから。だとすれば、知財部はコストセンターにならざるを得ないとも言えます。

とはいえ、知財部が研究開発部門に対して、もっといい(売れる)発明をしろ、というのも現実的には難しいと思います。研究で使い物にならないから知財部に飛ばされた、という立場の元研究者の知財部員だと特に言いにくいのではないでしょうか?

それに、いい発明=売れる製品とは限りません。ヒット商品を開発しろ、というのがあえて言うとすればありますが、そんなことができるなら誰も苦労はしません。それにヒット商品のコンセプトはどちらかと言えばマーケティング部門、商品企画部の役割ではないかと思います。

それを考えると、知財部がプロフィットセンター化するかどうかは、ヒット商品の発明品が出るかどうかにかかっているようにも思えます。最も典型的なのは、昔のビクターのVHSの特許のような発明をして年間数百億円のライセンス料をもらえるようにすることでしょう。それであれば、知財部がプロフィットセンターであることは誰の目にも明らかです。

しかし、そのような特許発明は会社の中でも歴史的な特許で、滅多に出て来るものではないでしょう(それに巨額のライセンス収入を得た会社はその後傾くことも多いです)。

ただし、製薬企業の場合はブロックバスターが数年ごとに出るから知財部が非常に重要な部署になっています。特許制度が最も有効に機能しているのが製薬業界とも言われます。

つまり、特許で年間数千億円以上の売上を独占したり、巨額のライセンス料を得られれば、知財部もプロフィットセンターになれるように思います。とはいえ、そのような確率は宝くじを引くようなものかも知れません。

知財部としては、そういうホームラン特許が出ることを期待し、ホームラン特許が出る環境作りをするのも一つのやり方でしょう。もしかしたら、ものすごいホームラン特許が眠っているかも知れません。それを掘り当てれば知財部も一躍プロフィットセンターになり得ます。

その一方で、ホームラン特許が出なくても売上を上げる活動はそれ外にもあり、知財を使ってお金を稼ぐことを考えればいいのかも知れません。

侵害者に対して警告してライセンス料を得たり、訴訟をして勝てば損害賠償金が入ったり、その後もライセンス料が入ります。これらはキャッシュですから、会社のキャッシュフローを改善できる、という面があります。しかも不労収入になります。

最近、日本では特許訴訟が減っていますが、権利行使しない特許は持つ意味がない、という説もあります。単に特許を持っているだけで、他社の侵害を放置するなら権利を持つ意味はないでしょう。それこそコストにしかなりません。

そういう意味で、知財部をプロフィットセンターにするためには、権利行使をするのが一つのやり方ではないかと思います。

他にも、例えば、会社の廃棄物を他社が特許発明に利用できるような場合には、会社に有利な条件で買い取らせる契約をうまくやれれば、会社のコスト削減とプロフィット増大に関われるでしょう。

こうした契約で、会社の利益に貢献できる場合もあると思われます。それには、会社の経営戦略や事業戦略を熟知し、どこにビジネスチャンスがあるかを見極めることでしょう。実際には事業部の方がビジネスチャンスを把握しているでしょうから、そういう情報を得るのも有効です。

経営戦略や事業戦略を実現するために、知財を有効に活用することができます。というよりも、知財戦略は独立して存在するものではなく、事業戦略や経営戦略と整合している必要があります。もっといえば、知財戦略が事業戦略、経営戦略と一体不可分に融合している状態が理想で、さらに、知財でその会社の未来を創り出すようなことができれば(ビジョナリーレベル)知財としては最強の企業と言えると思います。。

しかしながら、そういうことができている会社は企業の中でも一部だと思われます。

経営戦略とは、通常は、他社の自社事業分野への参入を押さえて、市場を独り占めして利益を独占したい、という、競争優位を獲得するものと考えられています。最近は、価値を高めることが戦略、という説もあり、私は個人的にはこちらが気に入っています。価値を高めることにより競争優位を獲得できますから。

市場を独占して利益を最大化したいとすれば、独占する戦略が必要になります。独占する戦略としては、例えば、特殊な原料で、一部の地域でしか取れないものを使っているのであれば、原料を買い占めれば、市場を独占することも可能でしょう。その国でしか取れない植物とかであれば、その国と独占供給契約を締結すればよいです。これにはかなりの資金力や政治力が必要になると思われます。

それ以外の独占の手段としては、販売力や営業力で市場シェアを最大化するという考えもあるでしょうが、それだけでは限界があると思います。その場合には、どうしても知財が必須と考えます。強くて広い特許権で市場をカバーできれば他社の参入を押さえられ、自社の競争優位を獲得できます。

少なくとも、自社製品については、ピクチャークレームでもよいので製品に特許を貼り付けることが必須と考えます。

ただ、業界や製品によっては、必ずしも広い基本特許が取得できる状況でない場合もあり得ます。

その業界では昔から当たり前に使われてきた技術で、どの会社も同じような製品を発売していたり、既に他社特許が大量に出願されていていまさら広い特許は取れない、等の場合です。焼酎のような歴史の長い飲料の場合は、昔から様々な製品が出されていて、普通に思い付くような製品はほとんど開発し尽くされています。

あるいは、青汁などは大量に製品が出ていて、10種類以上もの成分を含んでいる製品もあり、いまさら広い特許は取れない、と思われます。

そのような場合でもやり方がないわけではありません。何らかの構成要件(部品や成分など)を追加したり、製造方法を改良したりすれば少なくとも、周辺特許、利用特許は取れる可能性があります。

あるいは既に特許出願済みであっても、その後の分割出願等である程度の権利を成立させて他社への参入障壁にすることは可能です。

また、既に特許が出ていても、新しい用途を開発し、自社だけが、その用途を表示できるようにすることで競争優位を獲得することも可能です。これは2016年4月から食品の用途特許が取れるようになったので、お勧めです。また、機能性表示制度に特許を絡めることで、自社でや行った臨床試験のデータを勝手に他社に使わせないことも可能です。

この機能性表示と特許をうまく組み合わせれば、食品の用途発明で市場を独占することが可能ですので、この戦略は今後お勧めです。

つまり、知財戦略をうまく駆使することで、それまでは不可能だったマーケットでの優位性を獲得することが可能になります。

そのための秘訣はいろいろありますが、基本は、強くて広い特許権を取得することでs。それが可能にできるのは、特許庁と常時やり取りをし、ぎりぎりのところで特許を成立させるノウハウを蓄積している特許事務所(弁理士)です。大平国際特許事務所でも、通常は特許にならないと思われる難しい拒絶理由を解消して特許化したものが多数あります。

教科書(基本書など)には書いていないノウハウが当所にはたくさんあります。それが企業にとっても競争優位性を獲得する鍵となることがあります。それはとりもなおさず、通常では特許が取れないものを特許化するノウハウですからこそ、参入障壁を築けるわけです。

企業知財部員でもそれができる優秀な部員がいれば、拒絶理由をかいくぐって、ギリギリのところで特許化できるかも知れません。しかし、それができるのは、元々優秀な研究者・技術者で博士号を持ち、研究歴が長く、その後知財部に異動して法律知識や交渉能力を磨き、10年間以上経験を積んでようやくそのレベルに到達できるかどうか、といったところではないかと考えます。そういう優秀な切れ者の知財部員がいない場合は、特許事務所を有効に活用すべきと考えます。

最近企業知財部にも弁理士が増えていますが、最終的には競争優位性を獲得できる知財戦略をどう経営戦略と融合させるか、が企業知財部をプロフィットセンター化するのに重要なのはいうまでもありません。当所ではそのような戦略コンサルティングも得意としておりますのでお問い合わせはお気軽にどうぞ。

大平国際特許事務所へのお問い合わせはこちらからどうぞ

謹賀新年と何でも特許登録にできる自信

新年明けましておめでとうございます。
旧年中はお世話になりました。
本年もよろしくお願い申し上げます。

一昨年、ある特許出願について非常に難しいと思われる拒絶理由を克服して何とか特許査定にしたら、その後付与後異議申立が来ました。あるヒット商品に直接関わる特許ですから予想されたことではありますが。

異議申立書は、おそらく同一の会社が出したと思われるものが何件も出されて、ページ数も50ページを超えるものもあり、かなり気合いの入った異議申立でした。同一の会社が書いたと思われるのは、記載のフォーマットが同一だったからと、引用文献が一部共通していたためです。

しかも、業界の内部事情にも非常に詳しいので、明らかに同業者としか思えませんでした。まぁ、複数の異議申立でメインの引用文献が1つを除いてライバル会社のものだったので、どこの会社かは大体想像がつきましたが。その1つもメインの引用文献ではないですが、3番目位に引用していたので、それも同じ会社でしょう。

異議申立を何件も角度を変えて出すことで、審判官に無視されることを避けられるのかも知れないな、と感じました。1件だけだと、あっさり登録維持の判断をされそうな気もしますから。その分、こちらも読むのが大変でした。

異議申立は、拒絶理由のように応答期間の延長ができませんから、取消理由通知が来てからでは対応がギリギリの時間しかありません。しかも内容は拒絶理由より高度で緻密ですから、反論もそれに応じて十分な検討時間を取るのが好ましいです。

そういう意味で、異議申立書が来たら、すぐに全体を読んで、反論を考えておくのがよいと思われます。もし、全ての異議事由が取消理由に採用されなくても、将来の無効審判や無効の抗弁に対抗するために使えますから。

異議申立書は、普通の拒絶理由通知よりも、その分野に長く(おそらく何十年も)関わってきたプロ中のプロの専門家が詳細に議論しているので、拒絶理由よりもずっと深く、高度で的確です。ですからこちらもそれに応じた高度な反論が必要になります。

そういう意味からいえば、異議申立の取消理由通知への反論の期間はもっと長くするべきだし、延長の必要性は、拒絶理由通知の応答期間よりも大きいと思います。

今回の異議申立書の引用文献は20年以上前のものが中心で、おそらくその時期にこの異議申立書の原案を書いた担当者がこの発明について集中的に研究をしていたのでは?と思います。

この案件をやったことで、拒絶理由対応も、異議申立の対応も、非常に難しい案件に対応できる能力が飛躍的に上がった気がします。

これ以外にも、非常に難しいと思えた拒絶理由を解消して特許にできることが、日本国内だけでなく、海外の案件でも続いたので、どんな拒絶理由や異議申立理由が来ても反論して特許にできる自信がつきました。(ただし明らかにズバリの引例がある場合は無理と思いますが)。

この異議申立案件はまだ結論が出てなくて、取消の予告登録がされる可能性もあり得ます。仮に異議申立をクリアしても、おそらく無効審判で争ってくる可能性もあり、長い闘いになる可能性もあります。

今年は海外への移行手続きも多くなりそうで、ますます忙しくなりそうですが、これまでに蓄積したノウハウを駆使して難しい出願もどんどん特許にしてクライアント様の事業を守り、発明者や知財部員の皆様にも喜んで頂くつもりです。この特許出願依頼のブログもできるだけ更新して行く予定です。

本年もよろしくお願い申し上げます。

弊所へのお問い合わせは以下からお気軽にどうぞ。メールには24時間対応しています。

大平国際特許事務所へのお問い合わせはこちらから

特許取得が非常に難しい特許出願 えっ?あれが特許になったの?

特許出願をする際に、クライアント様からできる限り広く書くようにという指示があり、ぎりぎりまで広い特許請求の範囲を書くことがあります。大学の教授などの一部にそうした依頼が多い印象があります。

そういう場合は、請求項を広く書いてありますから、先行文献がたくさんひっかかることが多く、最初の拒絶理由通知で相当減縮補正する必要が出てきます。

しかし、その減縮補正がもともと想定内の範囲で補正し、それがそのまま登録される場合もあります。

そういうときは、特許出願明細書を書いた私自身驚くことがあります。「えっ、あれで特許になるの?」という感じです。もっと狭くなることを覚悟していたら、意外にあっさり特許になったりします。

あるいは、これは取れたらおかしい、という請求項でも通る場合もあります。これには審査官、審判官が深く理解していないために起こるケースもあり得ます。

また、以前も書きましたが、新規性喪失の例外手続きをミスしていて、自分の論文で拒絶理由が来た場合に、その論文を精査して微妙な違いを指摘して特許にしたこともあります。これは図面の説明文の最後の方にわずかに違いが書いてあったのを見つけて反論したらあっさり特許になりました。

どうしてこんな記載をしたのだろう?と不思議な感じがしましたが、研究者の中には自分の成果をできるだけ隠そうとする人もいて、本当のところがわからないように隠して特許出願をしていたのかも知れません。そのような場合は、自分の論文が公知になっていても特許にできる場合があり得ます。

そのときは、ある中堅程度の特許事務所に勤務していたのですが、上司の責任者(所長の次に偉い弁理士)も、「こんなの特許にできるわけないから頑張らなくていい、相手が悪いんだから」と言っていたのですが、特許査定になったら、「へぇ~、あれが特許になったんだ」と驚いていたことがあります。このときはすぐに(応答から2ヶ月位で)特許査定が来ました。

それとは対照的に、健康食品の特許出願で非常にやっかいな拒絶理由を何度も何度も出され、審査官とケンカのような議論をして5、6回補正をして通したことがあります。このときも、その研究所の知財の担当者が驚いてました。

この案件は、出願を担当した有名事務所が代理人を辞任して、どうしようもなくなって私の方に依頼してきた案件だったのでまさか特許になるとは思っていなかったのでしょう。

そうやって何度も面接して長い苦労をして特許を通すのも通った後の喜びが大きいのですが、非常に難しいと思っていた拒絶理由をあっさり解消して特許査定にできるのもとても気分がいいものです。

そういう意味では、こんなに広い権利は無理だろう、と思ってもやはり請求項に書き込んでおくのがよいと思います。最終的には最初の想定の範囲内の狭い権利しか成立しなくても、予想外に広い権利が取れる場合もあるからです。

そうしたチャレンジングな特許出願が大平国際特許事務所では得意です。これは非常に難しいけど何とか特許にしたい、という特許出願の依頼もお待ちしております。

お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ

弁理士を指名して特許出願を依頼すべき

特許申請(特許出願)を弁理士に依頼する場合、特許事務所だけ決めて、どの弁理士に依頼するかは事務所に任せる会社や人も多いと思います。

しかしながら、大手の事務所ですと腕のいい弁理士は既に大手のクライアントがついていて忙しく、あまり経験のない新人弁理士は仕事が少なく暇なことが多いです。

すると、弁理士を指定せずに特許事務所に特許出願を依頼すると、1,2年前に弁理士になった人が担当になったりします。そういう弁理士は経験が不十分ですから、いい明細書が書けない場合もあり得ます。場合によっては、知財部員の方から基本的なこと(判例など)を教えてあげる必要があったりします。

ですから、特許事務所に特許出願や特許調査、拒絶理由対応、拒絶査定不服審判、無効審判対応、訴訟等を依頼する場合は、弁理士名を指定して依頼すべきです。弁理士によって全然レベルが違いますから。

私も昔、大学からある大手事務所に出願を依頼したところ、基本的なことを知らない弁理士に当たり、ほとんどこちらが教えるような形になってしまったことがありました。大手だからと弁理士を指定しなかったために、1年前に入って、あまり明細書を書いた経験のない弁理士が担当して苦労しました。

会社員時代にも、数百人いる特許事務所に依頼したとき、特許庁の元審判官の方が明細書を担当されたのですが、あまり明細書を書いたことがなく、審判が得意な方だったようで、明細書としてはあまり素晴らしいものではありませんでした。

弁理士の役割としては、明細書は、研究者の科学技術を法律的な権利に翻訳することだと私は思っています。ですから、科学技術の知識、法律知識の両方を熟知して、しかも、最新の国内外の判例を熟知して作成する必要があります。場合によっては、将来の法改正の方向性まで予測する必要があります。

しかしながら、弁理士の能力には個人差があり、それができる弁理士もいればできない弁理士もいます。

ですので、特許事務所に仕事を依頼される場合は弁理士名を指定して依頼するのがよいと思います。

ただ、弁理士を指定するといっても、弁理士の腕がわからないと指定のしようがありません。そのような場合は、いくつかの特許事務所に依頼してみて、一番いいと思った弁理士に依頼するのがよいです。

個人の方の場合は、そんなに大量に特許申請しないでしょうから、その弁理士の経歴、得意分野、博士号を持っているか、大学の教授等をやっているか(いたか)、政府の委員をやっているか(いたか)、委員会活動をやっているか(いたか)などを総合的にみて信頼できると思える弁理士を選べばよいと思います。

ただ、弁理士も他に仕事がないというわけではなく、常に数件から数十件の案件を並行して処理していて、あなたの案件だけをやっているわけではありません。他の会社や研究所、個人などの緊急な案件とか、期限が間近な案件などを常に抱えています。

ときには、その会社の重要な商品(例えば、売上数百億円など)に絡む特許権の無効審判や異議申立事件、あるいは侵害訴訟事件に関わっている場合もあり得ます。

そうしますと、必ずしも、すぐに返事が来ない場合もあり得ますから、スピードが速いからいい弁理士とも限りません。むしろ暇な弁理士かも知れません。

そういう意味では、単に一番対応が早かった弁理士を選ぶのではなく、様々な視点で弁理士を比較して、一番自社に向いていると思われる弁理士を選ぶことをお勧めします。

また、分野毎に依頼する弁理士を変えるのは当たり前です。例えば、地方にはバイオテクノロジーをあまり知らない弁理士がバイオの出願をしていたりします。そういう場合は遠くても、都会の弁理士事務所に依頼することをお勧めします。今は電話、メール、インターネットだけでも十分いい明細書を作成することが可能ですから。

当所も一度も会ったことのない方が鹿児島県から北陸地方あたりまでいます(なぜか当所は東北地方や北海道のお客様はおられません)が、問題なく出願し、権利化もできています。

ただ、ものすごく重要な案件は、できれば、直接会って議論する方が好ましい場合はあり得ます。その場合は、必要に応じて出張可能ですので、その旨ご連絡いただければ、と思います。

大平国際特許事務所へのお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ

 

特許出願戦略コンサルティング

特許出願をする目的はいろいろです。

研究者が報告してきて、出願予算もあるからとりあえず出願する、という受動的な出願もあれば、年度末で予算が余っているから予算消化のために数を出願する、というもの、あるいは、非常に難しいけど、事業を守るために何とかしたいから特許化は難しくても出願する、という特許出願などです。

最後の、特許を取るのは非常に難しいけど、製品を出しているので、何とか参入障壁を作りたい、というのは、知財部や弁理士の知恵の見せ所だと思います。重要で複雑な案件の場合、知財部員と弁理士が戦略会議を数時間~1日かけてすることもあります。

専門家が集まって会議をすることで、切り口を工夫することで、とても特許にならない、と思っていた発明が意外に新規性、進歩性を満たす発明になったりすることもありえます。

特許庁審査官のように、これはこの論文に実質書かれている、審査基準にこう書いてあるから特許にならない、これはあの判例があるから取れない、と評論家のようなことを言うのは簡単です。

しかし、それらは絶対に回避できない場合はむしろ少ないと思います。

さらに、先行技術を見つけてきて、出願を諦めさせるのを趣味にしているような知財部員も昔は見たことがあります。例えば、化学式で検索して、発明者が出してきたアイデアを却下する、というのが得意な知財部員もいました。「また、1件潰してやった」と得意そうに言っていました。

確かに、研究者の中には、出願実績が欲しいために、先行技術調査をしていないのに、したと言ってウソの発明届出書を出して出願しようとする研究者もいるので、先行技術調査をして、ズバリの先行技術がある出願は諦めさせるのは知財部員の仕事ではあります。

しかし、企業の場合、難しいのはわかっているが、製品を発売しているので、どんなに可能性が低くても何とか特許等で保護したい、というケースはあるものです。

あるいは、発明のポイントを隠して権利化したい、という希望を持っている研究者もかなりおられます。その場合に、全てのポイントを隠すことは非常に難しいですが、一部のポイントを隠すことでライバル他社が簡単にマネするのを防止することは可能です。

ただし、発明のポイントを隠して出願する場合は、様々なリスクがありますので、出願するのであれば、完全に実施できるように開示し、隠したいのであれば、ノウハウとして秘匿し、一部のみを出願するオープン・クローズ戦略を検討すべきです。

そのように、高度な特許出願戦略を練る必要がある場合は、事業部、研究者(発明者、開発者)、知財部員(特許部員)、営業部員、法務部員等を集めてブレインストーミングして、どうすれば特許になるか、どういう形で権利化するかの知恵を絞るのがよいです。

ただ、それでもいい知恵が出ない場合もあるかも知れません。あるいは、もっといいやり方がある場合もあります。知恵をもっとブラッシュアップできる場合もありえます。

そういう時は、専門家の弁理士に特許出願戦略コンサルティングを受けられることをお勧めします。コンサルティングには、知財部員、発明者等の会議に参加して意見を言うことも含みます。

特許出願の戦略は事業戦略と一体になって初めて機能します。事業を成功させるための事業戦略がまずあり、その事業戦略を知財でどう守って行くか?が重要になります。

まず、その根本からはじめて、事業を守り、他社の参入を防止するためには、どういう権利があればよいか、を考えます。つまり、理想的な権利を考えてみます。事業によっては複数の権利が必要なケースもあり得ます。

次に、現状の先行技術調査から特許化できる請求項を考えます。ぎりぎりまで広く権利化できる請求項や、先行技術とぎりぎりひっかからず、しかも、発明を完全に守れる請求項を書くことも可能です。ここは弁理士がもっとも得意とするところであり、弁理士の腕により権利の幅や強さが変わるところです。

普通に考えたら無理、というような場合でも、どうしても特許化したい、というのであれば、普通の弁理士では権利化は無理、と断言するところでも、腕のいい弁理士であれば何とかして知恵を絞って特許を取れる方法を考え出せることもあります。

日本では普通やらない出願でも、アメリカでは有効であれば、アメリカで有効な特許出願戦略を立てます。日本よりも米国の方が市場が大きいので、日本で取れなくても、海外で有効な権利を取得した方が有利な場合もあります。

特許出願戦略は国によっても違います。各国の制度に精通した弁理士に出願戦略を相談するのがお勧めです。当事務所でも日米欧中だけでなく、東南アジアなどへの出願も取り扱っております。

特許出願戦略コンサルティングのご希望は以下からお気軽にご相談下さい。

特許出願戦略コンサルティングご相談フォーム












特許事務所(弁理士)の入れ替え制度

企業知財部の中には、毎年依頼する特許事務所に点数を付けて、その点数によってランク分けし、高いランクの事務所にはより高額の手数料を支払い多くの重要な仕事を出し、低いランクの事務所には安い手数料を支払い重要でない仕事を担当させ、一番低いランクの事務所は依頼を中止し、別の特許事務所をお試しで入れる、というやり方をしているところもあります。

これにより、レベルの低い特許事務所には依頼しないようになり、よりレベルの高い特許事務所に依頼することで、知財部の仕事のレベルも上がると考えられます。

また、それにより、知財部の弁理士を評価する基準がレベルアップし、よりよい明細書を書く特許事務所に依頼することで知財部の地位も向上すると思われます。

特許事務所も弁理士の入れ替わりの激しいところもあり、優秀な弁理士が担当していたのが、その弁理士が他所の特許事務所に移って、他の弁理士が担当するようになると途端にレベルが下がる、ということが起きる場合もあります。また、大きい事務所だと弁理士間の実力の差が大きく、当たり外れがある、という問題もあり得ます。

特許事務所では、スーパーバイザーみたいな管理職がいて、全部の出願を管理していればいいのですが、必ずしも全てのそうなっているわけではありません。

むしろ、グループリーダーのような人が一応チェックして、それで出願のゴーサインを出す場合も多いです。

さらに、弁理士に完全に任されていて、チェックは形式のみ、という事務所もあります。その場合は、誤字脱字程度は修正されますが、明細書の内容は他の弁理士はノーチェックで特許庁に提出されることになります。

そのような場合に、その弁理士が非常に優秀であれば何の問題もありませんが、そうでない場合は、的外れな明細書になっていたり、間違いを含んでいる場合に無いわけではありません。もちろん、企業知財部員など、クライアント様がしっかりチェックしていれば問題は起きにくいですが、企業知財部員などが丸投げのつもりであまりしっかりチェックしない場合は、せっかく出願したのに、記載ミスで特許が取れない場合もあり得ます。

もう一つの問題は、拒絶理由対応にもかなり腕の差がある、ということです。

ある弁理士が担当すれば特許になりますが、他の弁理士が担当すれば、拒絶される、ということはよくあります。

また、ある弁理士だけ、非常に難しいジャンルの出願でもスイスイ通してしまう、という不思議な技を持つ弁理士もいたりします。

以前、食品の用途特許を取るのが非常に難しい時代に、ある女性弁理士が拒絶理由に応答すると、不思議と特許になる、という話を聞いたことがあります。今は食品の用途特許が取れるようになったので問題ないですが、当時は食品の用途特許を通すのは至難の業でしたから、こういう弁理士に食品企業が依頼すれば、普通では取れない特許が取れて莫大な利益を生んだ可能性があります。

つまり、弁理士は、特許出願明細書のレベルと、拒絶理由通知への対応のレベルの2つの指標でレベルを計測し、依頼する特許事務所や弁理士を選択することをお勧めいたします。それ以外にも、訴訟に強いとか、知財戦略に強いとか、中国、東南アジアに強いなど、「クライアント様のニーズに応じて評価基準を作られて特許事務所を選択することをお勧めします。

大平国際特許事務所ではどちらも最高レベルである自信があります。お気軽にご相談下さい。

お問い合わせはこちらから

長い拒絶理由通知への応答

最近、長い拒絶理由通知を受けることが増えてきた気がします。日本では、引用文献も4~5件程度が多かったのが、最近では7~8件位のが増えた印象です。さらに技術水準を示す文献が5件位付いている場合もあります。

これは、研究者の数が増え、科学雑誌も細分化して種類が増え、論文が多くなったことも一因でしょう。一説には1年間に出る情報量が、その1年前より以前の有史以来の情報全てを合わせたものよりも多くなっているとも言われます。それほどの情報量が毎年新たに発生しているわけですから、拒絶理由の根拠が多くなるのも当然でしょう。

日本の拒絶理由通知で10ページ以上、米国の拒絶理由(オフィス・アクション、office action)では30ページ位のものもあります。引用文献の数も、通常は5~6程度ですが、8とか、10以上文献やホームページが引用されるケースもあります。項目数が20位あることもあります。

日本の拒絶理由通知は、日本の実務を熟知しているので、私にとっては長くても引用文献が多くても何も問題ありません。

問題は、海外の長い拒絶理由通知で、反復が多い拒絶理由通知です。例えば、5種類の中から任意の2種類を選んで使用するような発明の場合、組合せは5×4で20種類できます。審査官の中には、この20種類を網羅的に各組合せ毎に拒絶理由を打ってきたりします。もちろん、引用文献は構成に応じて組み合わせを微妙に変えています。

すると、項目数で20項目となり、引用文献もかなり重複しますが、項目ごとに微妙に変えてきて、何がポイントなのかよくわからず、なぜ、このような形で拒絶理由を打つのだろう?と考え込むときもあります。

それに、各組合せ毎に拒絶理由を打たれると、その組み合わせ毎に反論をする必要があり、各組合せ毎に、構成の容易性、効果の顕著性、商業的成功、long felt needsなどを検討する必要が生じ、非常に大変な作業になります。

もちろん、それらを一刀両断できるような要素がある発明であればいいのですが、非常に技術水準に近い発明の場合は、あらゆる組合せに先行技術があったりして、とても一発で特許になるような限定もできません。(追記:その後、このような非常に長いオフィス・アクションに応答したところ、一回の応答で特許になりそうです。拒絶理由が長いからと言って必ずしも特許にするのが難しいわけではない、と気づきました。)

そのような場合でも、発明者に聞くと、先行文献との違いがクリアになり、意外に簡単に特許になる場合もありました。

ただ、一番苦労するのが、特許査定率の低い審査官に当たって、しかも、審査官の言っていることが分かりにくい場合です。

アメリカの審査官は審査官毎に特許査定率が出ていて、平均より低い特許査定率の審査官に当たると拒絶される確率が通常よりも高くなります。

そういう審査官の拒絶理由はやはり、あまりクリアではなく、頭が十分整理されていないような印象を受ける場合もあります。クリアカットであれば、完全に論理で真っ向から論破できるのですが、あいまいな議論で拒絶査定を出されるのが一番困ります。

そういう場合は、RCE(再審査請求)ではなく、アピール(審判)に持って行けば、審査官が変わるので、特許査定率が飛躍的に上がったりします。

実際、拒絶査定率が9割の審査官の場合に、アピールに持ち込み、審査官が変わるだけで、特許査定率80%に跳ね上がったりします。

アピールする場合は、最終拒絶理由通知(final office action)の応答期間内に、特許公判審判部(PTAB : Patent Trial and Appeal Board)に、審判請求書(notice of appeal)を提出し、審判請求料を支払う必要があります。以前は審判請求料は630ドルでしたが、料金改定で800ドルになりました。

審判請求中にもRCE(再審査請求)ができるので、アピールの中で補正が必要になれば、RCEをかけて、補正して、再度審判請求する、ということも可能です。その場合に最初の審査官がまた審査するかはわかりません。同じ審査官だと、RCEしても拒絶され、再度アピールするしかなくなる可能性もあり得ます。

特に米国の場合は、審査基準を正確に適用せず、ディベート的に自分の説に固執する審査官もいるようです。そういう場合は、RCEを繰り返しても特許にならない可能性が高いですから補正や継続出願で普通の審査官なら特許になるレベルにした上でアピールに持ち込むのがよいと思います。

日本でも、審査官毎に特許査定率を出してくれればいいのですが、日本では、拒絶査定が来たら一律審判一択しかないので、米国のように再審査を請求して同じ審査官が延々と審査する制度はありません。その意味では日本の方がいい制度とも言えます。

ただ、個人的には、日本でも再審査制度があれば、無駄な分割出願をしなくていいので、制度的にはあった方がよいと思います。ただ、その際、再審査では最初の審査官以外の審査官を希望すれば、別の審査官に担当してもらえる制度にできれば非常に使いやすい制度になる気がします。

審査官の人によるバラツキは欧州でも大きいそうです。無審査国のフランスの審査官や、特許出願の非常に少ない国(たとえばリトアニアなど)から欧州特許庁European Patent Office: EPO)に審査官が来るので、出身国によって審査官のレベルに大きな差があります。

逆に言えば、甘い審査官に当たることもあるので、特許になりやすい面もあります。実際、日米欧の三極に同じ特許を出願した場合、欧州が一番広い権利が取れるケースも多いです。

審査官によってかなり違いがあることを理解して、どのように反論すれば特許になるか?は審査官により違うと思われますので、どうしても特許にしたい案件は審査官と面接して、審査官の拒絶理由の本当の意味を十分理解した上で、反論するのがお勧めです。

大平国際特許事務所でも、難しい拒絶理由の場合は、審査官と面接することをお勧めする場合が多いです。そうすることにより1回の意見書、補正書で特許化できる場合が多いです。

特許事務所、弁理士の選び方(2) 知財部をプロフィットセンター化するには

弁理士の選び方の基準を以前書きました。今回はさらに突っ込んで書きます。

前回の弁理士の専門性、実務経験というのは最低限の基準ともいえます。これは、科学的な知識、議論の能力と、法律的な議論のセンス、とも言えます。これらは特許を取得するのに必要な知識・ノウハウです。これらについても、弁理士により大きな差があります。

つまり、弁理士によっては特許になり、弁理士によっては拒絶査定になる、ということです。さらに、弁理士によっては広くて強い権利が取れ、弁理士によっては、弱くて狭い、使えない権利しか取れない、ということがあり得ます。

このような差が生まれる理由としては、専門分野が違う、専門分野は合っていても知識レベルに差がある、法律知識、実務経験が違う、頭の切れ味が違う、文章の論理力が違うなどが考えられます。

こうした最低限必要な知財実務能力(権利化能力)に加えてさらに高度な戦略面でのアドバイスや、ライセンス、契約等も依頼したい、さらには戦略面も含めて全ての知財実務を丸投げしたい等、お客様にとっての要望は他にもあると思います。

そして究極的には売上を上げたい、会社利益に貢献したい、というのが特許部(知財部)の根本的な欲求ではないでしょうか?単なるコストセンターでは知財部の地位は高くなりにくいでしょう。

会社が存続するのは、株主のため、社会貢献とともに、利益を出して従業員を幸せにするためでもあると考えます(ブラック企業はわかりませんが)。そのためには売上を上げ、適正な利益を出し続け、株主や社員に還元する必要があります。

そのために、新製品を開発し、特許や意匠、商標等の知的財産権で保護することで、他社の事業参入を防止し、製品をマネされることを防止することで売上を最大化するわけです。それにより、開発投資を回収でき、さらに利益を再投資して新製品を開発して売上げや利益を上げ続けることができます。

そのためには、売上を最大化する特許戦略(知財戦略)とは何か?どういう形で特許出願すれば利益を最大化できるのか?ということがわかっていなければなりません。

単に特許になればいいのではなく、どういう権利(請求の範囲)であれば、他社の参入を防止でき、他社が侵害した際に適切に権利行使できるか?まで考えて権利化戦略を練る必要があります。拒絶理由に対応して権利範囲を減縮するにしても、ここまでは減縮しても大丈夫、ここまで減縮すると権利化しても使えない、という最低ラインを理解する必要があります。

つまり、会社の売上を上げるには、単に知的財産権の実務能力にとどまらず、経営戦略、マーケティング戦略まで理解して戦略的に権利化できる弁理士が望まれます。

大平国際特許事務所では日本でもトップレベルのマーケティング会社にいた弁理士がいますので、戦略マーケティングのアドバイスもいたします。グロービスマネジメントスクールで日本トップレベルのMBAから戦略を学び、さらに、より実践的なマーケティングをジェイ・エイブラハム(J Abraham)からも学び、大企業にも中小企業、個人にも対応できるマーケティング戦略を体系的に学んでいます。

マーケティング戦略と知財戦略が融合することで、知的財産部とコストセンターからプロフィットセンターに変えることができます。

知財部をプロフィットセンターにしたいとお考えの方は是非大平国際特許事務所にご相談下さい。

無料相談はこちらからお気軽にどうぞ

特急特許出願メニュー

製品発表や学会発表があるので、非常に短期間で特許出願して欲しい、というご依頼は従来からかなりあったのですが、そういう場合、とりあえず最低限で特許出願しておいて、その後2~3週間以内位に国内優先権主張出願で足りない部分を補足する、というやり方が一般的だったと思います。

その場合は、現状あるデータで最低限の内容で出願し、その後、様々なバリエーションも加えてより広くて強い明細書で国内優先権主張出願することになります。

それとは別に、非常に短期間で一気に完全な明細書を書くことも不可能ではありません。発表内容から進歩性が否定されることを考えると、こちらの方がより確実な場合もあります。この種の短期間で完全な明細書を作成して出願することは他の仕事の期限がいくつも重なっている時期だと難しいのですが、通常レベルの状態であれば何とか可能な場合もあります。

ですから、どうしても早く出願したい、すぐに出願しないとビジネスチャンスを逃す、という場合で、出願期限まで3日程度はあるのであれば、完全な明細書で出願することも可能です。

そこで試行的ではありますが、ご依頼から3日以内に特許出願する、特急特許出願メニューを設けました。

お急ぎの場合はこちらのご利用もご検討下さい。

料金は通常出願料金+特急料金10万円がかかります。

ただ、発明内容、データ量によっては3日間では完全な明細書を作成できない場合もありえますので、その場合は、上記のように、最低限で出願しておいて、その後国内優先権主張出願で完全な明細書を提出することもあり得ます。

この場合は、最初の出願費用は大幅に値引きとなります。目安としては10万円程度で、その後国内優先権主張出願は通常料金になりますので、特急出願で最初から完全な明細書を作成しても、最低限で仮に出願し、その後国内優先権主張出願で完全な明細書にしても費用的にはあまり変わりません。

企業様によっては、決済に時間がかかるなどの事情があれば、仮に最低限の内容で出願しておいて、その後じっくりと明細書に記載を追加し、完全な明細書を作成する、というのもよいと考えます。

特に海外出願の可能性があるのであれば、発明の所有者であることを示すために米国では属(genus)、種(species)もしっかり書く必要がありますから、そういう部分もきちんと調べて書くとなれば、3日間では書き切れない場合や、複数の分類がある場合にどちらを採用するかの問題もあります。

そういう場合はやはり、仮に出願しておいて、後日完成させる方がよいと思われます。

格安、激安特許申請について

激安(格安)特許出願についてはかなり以前に記事を書いていたのですが、特許庁の料金も変更になっていますので、最新版に記事を改訂しました(2016年8月改訂)。

激安特許申請の費用は当所手数料7万円(消費税込では75600円)+特許庁出願印紙代14000円で合計89600円となります。

激安プランの場合、実施例と図面をお客様に書いていただきます。

実施例、図面の書き方はお教えします。実施例は簡単に言えば、大学の卒業論文や修士論文の実験と方法(materials and methods)、製品の仕様書、使用説明書みたいなもので、その発明品を作れ、使用できるように書けばよいです。図面はパワーポイントやイラストレータで作成するか、手書きの場合は、黒色インクで鮮明に書いて下さい。白黒図面しか日本特許庁では特許出願できませんのでカラーはグレースケールに変換して出願します。

それ以外の背景技術、特許請求の範囲、解決課題、解決手段等は当所で作成します。が、背景技術(緒言、イントロダクションともいう)については、発明者の方が良くご存知の場合も多いので、書いていただけると助かります。それにより、当所の発明の理解もより正確にできる場合があります。そうでない場合は、当所で短いイントロダクションを作成します。

激安特許申請プランは、実施例と図面をお客様に記載いただくことでコストを削減するプランです。基本的には資力の乏しい個人や数人規模の小企業の方に適しています。売上予想として、1000万円~1億円以下程度を想定しています。明細書の長さも基本、10ページ程度を想定しており、それを超える場合は、追加料金をいただく場合もございます(最初の発明相談のときに追加料金が発生しそうでしたら、その旨お伝えいたします)。

ですから、例えば、医薬品のように1つの製品で年間売上数百億円~数千億円となるような、極めて売上げ、利益の多い出願には不向きです。そのような巨額の売上、利益が見込める出願の場合は、プレミアム特許出願の方をお勧めいたします。こちらは、ページ数も数百ページ以上であっても対応可能です。

また、ネットから来られて初めて当所に依頼される場合は、中企業、大企業様でも初回お試し価格的な意味でこの値段での出願を1回のみ可能です。リピートで発注される場合は、標準料金とさせていただきます。

しかし、個人などの方で、実施例や図面を書くのが難しいお客様もおられます。その場合は、プラス3万円で実施例、図面を作成します。つまり、合計で10万円の手数料で特許出願が可能です。この場合も、消費税8千円、特許庁印紙代14000円がかかりますから、合計では12万2千円となります。新規のご依頼の場合は料金を前金でいただくことにしておりますので、予めご了承下さい。

この激安特許申請の場合は、全て電話、スカイプ、メールのやり取りなど、インターネット上で完結させることが条件です(FAXのやり取り含む)。直接お会いして面談したりコンサルティングは基本的に含まれません。

それでも、国内で特許や実用新案権、意匠権、商標権の取得、外国への出願も支障無く行えておりますので、ご安心下さい。当所のお客様は、鹿児島県、宮崎県など遠方のお客様がかなり多くいらっしゃいますが、直接お会いしたことがなくても、メールのやり取りのみで特許登録(商標登録も)されています。

また、明細書の書き直しは2回までとさせていただき、それ以上改訂が必要な場合は1回の改訂あたり3万円を申し受けます。従いまして、十分お考えのうえ、完成した発明についてご相談下さい。途中で何度も発明の方向性が変わる場合や、どんどん発明が追加されるようなはその都度追加料金をいただく場合もございますのでご了承下さい。

もし、特許になるかどうかが不安な場合は、先行技術調査も請け負っております。簡易調査は3万円、標準調査は10万円、技術動向調査は50万円~となっております(消費税別途)。

また、激安プランで出願後の手続きをご自身で行いたい、というご依頼は、想定しておりませんので、激安プランで出願後、以後の手続を当所に依頼せず、ご自身でその後の手続をされたい場合や他の事務所に移管される場合は移管手数料(100,000円、消費税別)を申し受けます。これはビジネスモデル上、激安プランの出願のみでは経営が成り立たないためです。何卒ご了承下さい。もちろん、当所がその後の手続きをする場合は移管手数料はかかりませんのでご安心下さい。また、当所にお任せいただければ極めて高度な中間処理ができますので、特許になる可能性も高く、お得です。

格安、激安で高品質な特許出願をしたい場合は当所にお気軽にご相談下さい。
TEL & FAX: 044-798-3393  e-mail: ohira@@ohira-patent.com (@マークを1つ消して送信して下さい)