特許出願戦略コンサルティング

特許出願をする目的はいろいろです。

研究者が報告してきて、出願予算もあるからとりあえず出願する、という受動的な出願もあれば、年度末で予算が余っているから予算消化のために数を出願する、というもの、あるいは、非常に難しいけど、事業を守るために何とかしたいから特許化は難しくても出願する、という特許出願などです。

最後の、特許を取るのは非常に難しいけど、製品を出しているので、何とか参入障壁を作りたい、というのは、知財部や弁理士の知恵の見せ所だと思います。重要で複雑な案件の場合、知財部員と弁理士が戦略会議を数時間~1日かけてすることもあります。

専門家が集まって会議をすることで、切り口を工夫することで、とても特許にならない、と思っていた発明が意外に新規性、進歩性を満たす発明になったりすることもありえます。

特許庁審査官のように、これはこの論文に実質書かれている、審査基準にこう書いてあるから特許にならない、これはあの判例があるから取れない、と評論家のようなことを言うのは簡単です。

しかし、それらは絶対に回避できない場合はむしろ少ないと思います。

さらに、先行技術を見つけてきて、出願を諦めさせるのを趣味にしているような知財部員も昔は見たことがあります。例えば、化学式で検索して、発明者が出してきたアイデアを却下する、というのが得意な知財部員もいました。「また、1件潰してやった」と得意そうに言っていました。

確かに、研究者の中には、出願実績が欲しいために、先行技術調査をしていないのに、したと言ってウソの発明届出書を出して出願しようとする研究者もいるので、先行技術調査をして、ズバリの先行技術がある出願は諦めさせるのは知財部員の仕事ではあります。

しかし、企業の場合、難しいのはわかっているが、製品を発売しているので、どんなに可能性が低くても何とか特許等で保護したい、というケースはあるものです。

あるいは、発明のポイントを隠して権利化したい、という希望を持っている研究者もかなりおられます。その場合に、全てのポイントを隠すことは非常に難しいですが、一部のポイントを隠すことでライバル他社が簡単にマネするのを防止することは可能です。

ただし、発明のポイントを隠して出願する場合は、様々なリスクがありますので、出願するのであれば、完全に実施できるように開示し、隠したいのであれば、ノウハウとして秘匿し、一部のみを出願するオープン・クローズ戦略を検討すべきです。

そのように、高度な特許出願戦略を練る必要がある場合は、事業部、研究者(発明者、開発者)、知財部員(特許部員)、営業部員、法務部員等を集めてブレインストーミングして、どうすれば特許になるか、どういう形で権利化するかの知恵を絞るのがよいです。

ただ、それでもいい知恵が出ない場合もあるかも知れません。あるいは、もっといいやり方がある場合もあります。知恵をもっとブラッシュアップできる場合もありえます。

そういう時は、専門家の弁理士に特許出願戦略コンサルティングを受けられることをお勧めします。コンサルティングには、知財部員、発明者等の会議に参加して意見を言うことも含みます。

特許出願の戦略は事業戦略と一体になって初めて機能します。事業を成功させるための事業戦略がまずあり、その事業戦略を知財でどう守って行くか?が重要になります。

まず、その根本からはじめて、事業を守り、他社の参入を防止するためには、どういう権利があればよいか、を考えます。つまり、理想的な権利を考えてみます。事業によっては複数の権利が必要なケースもあり得ます。

次に、現状の先行技術調査から特許化できる請求項を考えます。ぎりぎりまで広く権利化できる請求項や、先行技術とぎりぎりひっかからず、しかも、発明を完全に守れる請求項を書くことも可能です。ここは弁理士がもっとも得意とするところであり、弁理士の腕により権利の幅や強さが変わるところです。

普通に考えたら無理、というような場合でも、どうしても特許化したい、というのであれば、普通の弁理士では権利化は無理、と断言するところでも、腕のいい弁理士であれば何とかして知恵を絞って特許を取れる方法を考え出せることもあります。

日本では普通やらない出願でも、アメリカでは有効であれば、アメリカで有効な特許出願戦略を立てます。日本よりも米国の方が市場が大きいので、日本で取れなくても、海外で有効な権利を取得した方が有利な場合もあります。

特許出願戦略は国によっても違います。各国の制度に精通した弁理士に出願戦略を相談するのがお勧めです。当事務所でも日米欧中だけでなく、東南アジアなどへの出願も取り扱っております。

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