特許出願の代理人弁理士を変更する場合

多くの企業では、特許事務所や代理人弁理士は大体決まっていて、新規な事務所は社長などの上層部を通じて紹介などがあった場合に試す、というケースも多いと思います。

しかし、企業によっては、定期的に事務所を刷新するシステムを取っているところもあります。例えば、特許事務所にランクを付けておいて、例えば、Aランクは一番多く仕事を依頼し、かつ料金も一番高額を支払い、Bランク事務所には中間程度の仕事を出して、料金も中程度、Cランク事務所は一番安い費用でそれほど重要でない出願を依頼し、Dランクに落ちた事務所は以後仕事を出さないで他の事務所と入れ替える、などと事務所を新陳代謝しているところもあります。

特に、最低ランクに入った事務所の下から2つは確実に切って、別の事務所を試す、という会社もあるようです。こうすれば、いい仕事をする事務所(弁理士)が残るので、企業知財部としてもより高度な仕事ができるようになり、社内での知財部の評価も上がっていくと思われます。

あんな(当たり前のような、または、先行例があって非常に権利化が難しい)発明が特許になったんだ、ということが続けば、研究者や開発者も知財部を見直し、信頼するようになると思います。

また、事業上も重要な特許が登録されるのと、拒絶されるのとでは、市場の独占力が全く違ってきます。その僅かな差が弁理士の力量によって変わってくる場合もあるわけです。

訴訟事件で最も重要なことの一つは、優秀な弁護士(特許訴訟に強い弁護士、法律事務所)を選ぶこと、といわれます。実際、特許訴訟に強い弁理士は限られています。意匠はさらに限られており、意匠権侵害事件の場合は、事前に訴訟に強い弁護士や弁理士に仕事を出して全部取り込むこと、という人もいます。

同様に、知財部員の最も重要な仕事の1つは優秀な弁理士を選んで確保しておくことだと思います。天才的な切れ味の弁理士もいれば特許庁の言い分を代弁したり、特許庁の案通りに補正するだけのような弁理士もいます。中には、拒絶理由の引用文献を全く読まず、発明者に読ませて反論案を作る弁理士もいたりします。同じ弁理士資格を持っていてもレベルは天と地の開きがあります。

そういう意味で、弁理士選びが企業知財部にとって最も重要な仕事と言えるでしょう。

また、特許事務所を選ぶのではなく、弁理士個人を選ぶことがポイントです(同じ事務所に所属する弁理士でもレベルは人により様々です)。

優秀な弁理士を選ぶことにより、特許になる登録率も上がってきますし、訴訟の勝訴率や、異議申立、無効審判などでも勝率が上がります。

つまり、事業戦略が実現できる権利が的確に取れるようになります。邪魔な特許を潰すこともできます。そういう意味で、弁理士選びがその後の事業や会社の命運を分ける場合もあり得ます。

非常に難しいけど、事業を守れる強くて広い特許が取れれば、その事業を独占できます。それにより高い利益率の事業が独占できれば、巨額の利益を生み、その利益の一部を新たな研究開発投資に振り向け、さらに新製品を開発し、鉄壁の特許で守ることで会社はどんどん大きくなっていくと思います。

また、海外での市場独占も可能になりますし、生産国で適切に特許を取得することで、製造方法も独占できます。

そのスパイラルができれば、知財部の活躍できる範囲も広がり、海外出願も増え、海外で訴訟をしたり、海外の面接審査や口頭審理などに出張したりもできるようになると思われます。そうなれば、知財部員の給料も増えるのではないでしょうか?

現在の代理人を出願後に変更したい場合は、手続的には、新しい代理人弁理士が委任状を提出すれば、代理人の順位の1番上に来るので、それだけで変更した弁理士による手続きが可能です。

なので、代理人辞任届の提出を依頼しなくても、新しい代理人で手続き可能です。

ただ、特許事務所によっては、特許出願を途中から引き継ぐ場合、中途受任の手数料をとるところもあるようです。

これは以前にも書きましたが、期限管理ソフトのデータベースへの登録料という名目ではありますが、中間処理(拒絶理由対応)からやると、最初から技術を理解しなければならず負担が大きいわりには、もらえる手数料が10万円程度と安く、特許出願から受任した場合に比べてそれだけだと事務所の経営が成り立たないからと思われます。

そういう意味でも、中途受任の場合は、登録された際に登録謝金(成功謝金)も取らないと事務所がやっていけないと思われます。

特許出願を最初から担当すれば技術も深く理解でき、20~40万円またはそれ以上の特許出願手数料をもらえます。そして、意見書・補正書提出の中間処理も最初に技術内容を理解しているので、0から技術を理解する必要もありません。なので、この場合は登録成功謝金をもらわなくても事務所経営上何とかやっていけるともいえます。

ところが、中途受任の場合は、この20~40(時には80、100)万円が0円で、中間費用だけなので、約10万円程度の報酬のみになり、これだけでは実質赤字です。技術を0から理解して拒絶理由に反論するには、簡単な場合は半日程度で終わりますが、難しい場合は1週間位知恵を絞る必要がある場合もありますから。

1週間かけて10万円もらった場合、特許事務所の勤務弁理士はその3分の1程度をもらうのが普通で、1週間で3~4万円、こういうのばかり担当すると、月収で、12~16万円、年収で150~200万円とコンビニ店員やフリーター並になってしまいます。これでは1人暮らしならともかく、家族がいたり子供の学費を払ったりする必要があれば生活できません。

そういう意味で、特許出願の中途受任には、移管手数料を取るところがあるのだと思います。ですから、代理人変更の際には移管手数料の有無、登録時の成功報酬額を確認した上で代理人を変更されることをお勧めいたします。

なお、大平国際特許事務所では現状、移管手数料をいただいておりません。その代わりに登録謝金(成功報酬)は、10万円+(請求項数-1)×1万円をいただきます。請求項数が20なら10+19×1=29万円になります。

また、中間処理の登録率については、「えっ、あれが特許になったの?」と驚かれることがよくありますから、相当高い方だと思いますので、ご興味のある方は上のお問い合わせからお気軽にご連絡下さい。大平国際特許事務所の所長弁理士は、難しい拒絶理由(異議申立、無効審判、無効の抗弁)ほどやる気と知恵が湧いてくるタイプです。

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弁理士を指名して特許出願を依頼すべき

特許申請(特許出願)を弁理士に依頼する場合、特許事務所だけ決めて、どの弁理士に依頼するかは事務所に任せる会社や人も多いと思います。

しかしながら、大手の事務所ですと腕のいい弁理士は既に大手のクライアントがついていて忙しく、あまり経験のない新人弁理士は仕事が少なく暇なことが多いです。

すると、弁理士を指定せずに特許事務所に特許出願を依頼すると、1,2年前に弁理士になった人が担当になったりします。そういう弁理士は経験が不十分ですから、いい明細書が書けない場合もあり得ます。場合によっては、知財部員の方から基本的なこと(判例など)を教えてあげる必要があったりします。

ですから、特許事務所に特許出願や特許調査、拒絶理由対応、拒絶査定不服審判、無効審判対応、訴訟等を依頼する場合は、弁理士名を指定して依頼すべきです。弁理士によって全然レベルが違いますから。

私も昔、大学からある大手事務所に出願を依頼したところ、基本的なことを知らない弁理士に当たり、ほとんどこちらが教えるような形になってしまったことがありました。大手だからと弁理士を指定しなかったために、1年前に入って、あまり明細書を書いた経験のない弁理士が担当して苦労しました。

会社員時代にも、数百人いる特許事務所に依頼したとき、特許庁の元審判官の方が明細書を担当されたのですが、あまり明細書を書いたことがなく、審判が得意な方だったようで、明細書としてはあまり素晴らしいものではありませんでした。

弁理士の役割としては、明細書は、研究者の科学技術を法律的な権利に翻訳することだと私は思っています。ですから、科学技術の知識、法律知識の両方を熟知して、しかも、最新の国内外の判例を熟知して作成する必要があります。場合によっては、将来の法改正の方向性まで予測する必要があります。

しかしながら、弁理士の能力には個人差があり、それができる弁理士もいればできない弁理士もいます。

ですので、特許事務所に仕事を依頼される場合は弁理士名を指定して依頼するのがよいと思います。

ただ、弁理士を指定するといっても、弁理士の腕がわからないと指定のしようがありません。そのような場合は、いくつかの特許事務所に依頼してみて、一番いいと思った弁理士に依頼するのがよいです。

個人の方の場合は、そんなに大量に特許申請しないでしょうから、その弁理士の経歴、得意分野、博士号を持っているか、大学の教授等をやっているか(いたか)、政府の委員をやっているか(いたか)、委員会活動をやっているか(いたか)などを総合的にみて信頼できると思える弁理士を選べばよいと思います。

ただ、弁理士も他に仕事がないというわけではなく、常に数件から数十件の案件を並行して処理していて、あなたの案件だけをやっているわけではありません。他の会社や研究所、個人などの緊急な案件とか、期限が間近な案件などを常に抱えています。

ときには、その会社の重要な商品(例えば、売上数百億円など)に絡む特許権の無効審判や異議申立事件、あるいは侵害訴訟事件に関わっている場合もあり得ます。

そうしますと、必ずしも、すぐに返事が来ない場合もあり得ますから、スピードが速いからいい弁理士とも限りません。むしろ暇な弁理士かも知れません。

そういう意味では、単に一番対応が早かった弁理士を選ぶのではなく、様々な視点で弁理士を比較して、一番自社に向いていると思われる弁理士を選ぶことをお勧めします。

また、分野毎に依頼する弁理士を変えるのは当たり前です。例えば、地方にはバイオテクノロジーをあまり知らない弁理士がバイオの出願をしていたりします。そういう場合は遠くても、都会の弁理士事務所に依頼することをお勧めします。今は電話、メール、インターネットだけでも十分いい明細書を作成することが可能ですから。

当所も一度も会ったことのない方が鹿児島県から北陸地方あたりまでいます(なぜか当所は東北地方や北海道のお客様はおられません)が、問題なく出願し、権利化もできています。

ただ、ものすごく重要な案件は、できれば、直接会って議論する方が好ましい場合はあり得ます。その場合は、必要に応じて出張可能ですので、その旨ご連絡いただければ、と思います。

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拒絶理由(取消理由)への意見書の長さは短く簡潔な方がよい?

特許出願し、審査請求すると通常は拒絶理由が来ます。あるいは、特許が登録された後に異議申立がされた場合に、取消理由通知が来ることがあります。拒絶査定不服審判でも拒絶理由が出ることもあります。無効審判でも無効理由が通知されます。

そのような場合に、通常は意見書で反論します。意見書のみで反論することもあれば、必要に応じて、請求項(特許請求の範囲、クレーム)の補正(訂正)をすることもあります。補正の期間については法定期間ですから絶対に守る必要があります。意見書は必ずしもそうではありません。指定期間を過ぎても読んでくれる場合もあります。が、確実ではないので、やはり期限内に提出するのが安全です。

さて、この意見書の書き方ですが、短いのがよいか、長いのがよいか?というのは人によって意見が異なると思われます。

一般的には、報告書、提案書等の社内文書等は短かく完結にまとめるのがよい、などと言われます。ポイントを短くまとめて、箇条書きにして、できれば図表などでわかりやすくまとめてA4で1枚にまとめるのが理想、という考え方もあります。これは社内ではある程度用語の意味が決まっていて、省略しても暗黙の了解があるからでもあります。

また、文章はピラミッド構造で書けばわかりやすいなどと言われます。こちらは、法律的な文章であろうと、社内文書であろうとピラミッド型で書くのがいいのは異論はないと思われます(特殊なケースではあえてピラミッド構造を崩して主張する場合もあるかも知れませんが)。

では、法律的な文章でも社内文書と同じことが言えるでしょうか?短く簡潔にまとめるべきでしょうか?

例えば、A4で1枚にまとめた反論と、10枚の反論ではどちらが勝つと思われますか?

あるいは、ディベートで、たった1つの主張を短く言うだけであとは黙っているのと、ずーっとしゃべりっぱなしで理由(主張の根拠)を10も20も出すのとどちらが勝つでしょう?

一般には、しゃべり続ける方が勝つと思います。たった一つの主張が非常に的を得ていて、正しいものだとしても、相手がその10倍、20倍の反論をして来たら負けることの方が多いと思います。

そういう意味で、私は、意見書は長くなってもあらゆる反論を書くべき、と考えています。そして、審査の意見書よりも審判請求書の理由の方がより長いです。これはどこの事務所もそういう傾向にあると思われます。それはそれだけ多くの項目に対して厳密な議論が必要だからです。

また、審判では基本的に弁論主義ですから、こちらが主張しない事情まで審判官が勝手に推測して都合よく事実を解釈してくれることはありません。ですから、言うべきことはきちんと主張する必要があります。例えば、社内では常識だから書かなくていいだろう、と判断して書いてなくて、審判官が社内事情を知らない場合、その記載は無いのと同じことになり、そこでいいたかった主張は認められません。

そういう意味でも、省略して書くことは危険です。業界常識や社内常識を知らない人が読んでも誤解せず、本来の意味を正しく理解するように記載する必要があります。これはわかっているだろう、たぶんこういう意味に解釈してくれるだろう、などと主張を省略するのは危険です。

さらに、事実だけを書けば、審判官が意味を理解してくれる、ということはありません。事実しか書いてなければそれは主張ではないので、審判官としては、それは事実ですね。ではこの事実からどういう主張をされたいのかが書いてないので、この事実は意味が無いですね。で終わってしまいます。つまり、事実と主張をきちんと分けて書く必要があります。

大平国際特許事務所も上記のような方針で多くの難しい拒絶理由を解消し、特許を取得してきました。中には、なんで、これが特許になるんだ?というようなものも多数含まれています。

ですから、私は意見書で争う場合は、できる限りしっかり書く、文章が長くなっても誤解の無いように厳密に書くのがよいと思っています。特に、拒絶査定不服審判や、異議申立(取消理由通知)、無効審判での請求の理由や、意見書は徹底的に書いた方が勝ちやすいと考えています。

もっとも、面接をして結論が既に出ている場合は簡潔な意見書でいいと思います。審査官、審判官との面接で議論したことを簡潔にまとめて書けばいいだけです。

しかしながら、面接では結論が出なかった場合や、主張する論理や証拠が決定的とまでは言えず、弱いと思われる場合には、主な理由を1つだけ述べるのはリスクがあります。審査官、審判官が誤解することもあり得ますし、こちらが気づいていない問題点があるおそれもあります。

ですから、その場合は、主な理由が、もし採用されなかったとしても、2番目、3番目の理由で補強して反論しておくべき、と考えます。弱い理由をたくさん並べて、全体として合わせ技で議論に勝つ、というような感じです。

私自身は、弱い理由を並べるのはあまり好きではなく、一刀両断的な鋭い理由1つで完璧に論破できれば理想的だと思っています。妖刀村正のような切れ味の主張で、完璧に論破できればとても気持ちがいいものです。しかし、発明の内容や、先行文献、拒絶理由の組合せによっては、いつもそれができるとは限りません。

どうしても決定的な論理が見つからず、弱い理由を主張せざるを得ないケースもあり得ます。そのような場合に、弱い理由を1つだけ提出しても通常勝ち目はありません。そのような場合は数で勝負となります。

ですから、意見書は一律短く簡潔に書くべき、というのではなく、その反論の強さ、面接審査の有無と結論が出たかどうか、審査官、審判官の性格など様々な要素を考慮して必要な場合は長く書く方が有効な場合もあると思われます。

このあたりは、弁理士の経験と勘で判断するところだと思います。大平国際特許事務所では、研究者歴20年以上、弁理士歴15年以上の科学者としても、法律職としてもベテランの弁理士が対応しますので、どんなに難しい拒絶理由が来ても対応可能です。お気軽にご相談下さい。

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ただし、非常に単純な発明でズバリ同じか非常に近い先行技術があった場合は難しいこともあります。その場合はその旨ご回答いたします。ご了承ください。

特許事務所(弁理士)の入れ替え制度

企業知財部の中には、毎年依頼する特許事務所に点数を付けて、その点数によってランク分けし、高いランクの事務所にはより高額の手数料を支払い多くの重要な仕事を出し、低いランクの事務所には安い手数料を支払い重要でない仕事を担当させ、一番低いランクの事務所は依頼を中止し、別の特許事務所をお試しで入れる、というやり方をしているところもあります。

これにより、レベルの低い特許事務所には依頼しないようになり、よりレベルの高い特許事務所に依頼することで、知財部の仕事のレベルも上がると考えられます。

また、それにより、知財部の弁理士を評価する基準がレベルアップし、よりよい明細書を書く特許事務所に依頼することで知財部の地位も向上すると思われます。

特許事務所も弁理士の入れ替わりの激しいところもあり、優秀な弁理士が担当していたのが、その弁理士が他所の特許事務所に移って、他の弁理士が担当するようになると途端にレベルが下がる、ということが起きる場合もあります。また、大きい事務所だと弁理士間の実力の差が大きく、当たり外れがある、という問題もあり得ます。

特許事務所では、スーパーバイザーみたいな管理職がいて、全部の出願を管理していればいいのですが、必ずしも全てのそうなっているわけではありません。

むしろ、グループリーダーのような人が一応チェックして、それで出願のゴーサインを出す場合も多いです。

さらに、弁理士に完全に任されていて、チェックは形式のみ、という事務所もあります。その場合は、誤字脱字程度は修正されますが、明細書の内容は他の弁理士はノーチェックで特許庁に提出されることになります。

そのような場合に、その弁理士が非常に優秀であれば何の問題もありませんが、そうでない場合は、的外れな明細書になっていたり、間違いを含んでいる場合に無いわけではありません。もちろん、企業知財部員など、クライアント様がしっかりチェックしていれば問題は起きにくいですが、企業知財部員などが丸投げのつもりであまりしっかりチェックしない場合は、せっかく出願したのに、記載ミスで特許が取れない場合もあり得ます。

もう一つの問題は、拒絶理由対応にもかなり腕の差がある、ということです。

ある弁理士が担当すれば特許になりますが、他の弁理士が担当すれば、拒絶される、ということはよくあります。

また、ある弁理士だけ、非常に難しいジャンルの出願でもスイスイ通してしまう、という不思議な技を持つ弁理士もいたりします。

以前、食品の用途特許を取るのが非常に難しい時代に、ある女性弁理士が拒絶理由に応答すると、不思議と特許になる、という話を聞いたことがあります。今は食品の用途特許が取れるようになったので問題ないですが、当時は食品の用途特許を通すのは至難の業でしたから、こういう弁理士に食品企業が依頼すれば、普通では取れない特許が取れて莫大な利益を生んだ可能性があります。

つまり、弁理士は、特許出願明細書のレベルと、拒絶理由通知への対応のレベルの2つの指標でレベルを計測し、依頼する特許事務所や弁理士を選択することをお勧めいたします。それ以外にも、訴訟に強いとか、知財戦略に強いとか、中国、東南アジアに強いなど、「クライアント様のニーズに応じて評価基準を作られて特許事務所を選択することをお勧めします。

大平国際特許事務所ではどちらも最高レベルである自信があります。お気軽にご相談下さい。

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特許事務所、弁理士の選び方(2) 知財部をプロフィットセンター化するには

弁理士の選び方の基準を以前書きました。今回はさらに突っ込んで書きます。

前回の弁理士の専門性、実務経験というのは最低限の基準ともいえます。これは、科学的な知識、議論の能力と、法律的な議論のセンス、とも言えます。これらは特許を取得するのに必要な知識・ノウハウです。これらについても、弁理士により大きな差があります。

つまり、弁理士によっては特許になり、弁理士によっては拒絶査定になる、ということです。さらに、弁理士によっては広くて強い権利が取れ、弁理士によっては、弱くて狭い、使えない権利しか取れない、ということがあり得ます。

このような差が生まれる理由としては、専門分野が違う、専門分野は合っていても知識レベルに差がある、法律知識、実務経験が違う、頭の切れ味が違う、文章の論理力が違うなどが考えられます。

こうした最低限必要な知財実務能力(権利化能力)に加えてさらに高度な戦略面でのアドバイスや、ライセンス、契約等も依頼したい、さらには戦略面も含めて全ての知財実務を丸投げしたい等、お客様にとっての要望は他にもあると思います。

そして究極的には売上を上げたい、会社利益に貢献したい、というのが特許部(知財部)の根本的な欲求ではないでしょうか?単なるコストセンターでは知財部の地位は高くなりにくいでしょう。

会社が存続するのは、株主のため、社会貢献とともに、利益を出して従業員を幸せにするためでもあると考えます(ブラック企業はわかりませんが)。そのためには売上を上げ、適正な利益を出し続け、株主や社員に還元する必要があります。

そのために、新製品を開発し、特許や意匠、商標等の知的財産権で保護することで、他社の事業参入を防止し、製品をマネされることを防止することで売上を最大化するわけです。それにより、開発投資を回収でき、さらに利益を再投資して新製品を開発して売上げや利益を上げ続けることができます。

そのためには、売上を最大化する特許戦略(知財戦略)とは何か?どういう形で特許出願すれば利益を最大化できるのか?ということがわかっていなければなりません。

単に特許になればいいのではなく、どういう権利(請求の範囲)であれば、他社の参入を防止でき、他社が侵害した際に適切に権利行使できるか?まで考えて権利化戦略を練る必要があります。拒絶理由に対応して権利範囲を減縮するにしても、ここまでは減縮しても大丈夫、ここまで減縮すると権利化しても使えない、という最低ラインを理解する必要があります。

つまり、会社の売上を上げるには、単に知的財産権の実務能力にとどまらず、経営戦略、マーケティング戦略まで理解して戦略的に権利化できる弁理士が望まれます。

大平国際特許事務所では日本でもトップレベルのマーケティング会社にいた弁理士がいますので、戦略マーケティングのアドバイスもいたします。グロービスマネジメントスクールで日本トップレベルのMBAから戦略を学び、さらに、より実践的なマーケティングをジェイ・エイブラハム(J Abraham)からも学び、大企業にも中小企業、個人にも対応できるマーケティング戦略を体系的に学んでいます。

マーケティング戦略と知財戦略が融合することで、知的財産部とコストセンターからプロフィットセンターに変えることができます。

知財部をプロフィットセンターにしたいとお考えの方は是非大平国際特許事務所にご相談下さい。

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特許事務所の売上と経費の構造

特許事務所の売り上げの主要な部分は特許出願明細書の作成・出願料と、その後の審査対応、審判、訴訟、登録時の成功謝金です。それと、内外、外内の外国出願や外国からの日本への出願、審査対応もあります。訴訟がメインの特許事務所は多くないと思われます。

特許出願明細書を書くのは、人間の頭脳労働みたいなものですから、そのために原価や経費がかかるわけではありませんが、人間の頭脳労働の時間が必要になります。つまり、その分の人件費が経費となります。

それ以外の経費としては、事務所の家賃と、期限管理等を担当する事務職員の給与が間接経費としてかかります。事務所によっては翻訳者も雇用していれば、翻訳者の人件費も必要です。

ですので、弁理士の売り上げは基本的には間接経費は30%以下程度で利益率が高いという見方もできますが、事務所によっては事務職員が多く、もっと経費がかかっている場合もあります。

その一方で、商品を販売するように、売れた瞬間に利益が発生するものではなく、受注してからが仕事のスタートとなります。つまり、商品の営業のように、売るために時間を使って、売ってしまえば、利益確定、というわけではなく、営業活動をして受注してからが仕事の開始となり、それから数時間~数十時間の労働をして初めて収入が発生します。

発明をヒアリングしてから、明細書を作成するのに、非常に簡単で早くできるもので10時間程度、難解で難しいものの場合は、30時間以上の時間がかかります。その時間はその作業しかできず、他のことをして収益を生み出すことはできません。

工場のように定番製品があれば、定常的にそれを販売して一定レベルの収益を確保できますが、特許事務所にはそうした日用品的な定番商品はありません。明細書を書く等の労働のみが収益を生み出します。

そういう意味では弁理士はコンサルタント同様、知識・ノウハウを販売しているわけで1時間いくら、という労働収入と考えるのが一番わかりやすいと思います。

ですから、商品を受注した後、キャンセルができる日用品等とは性質が違います。何等かの事情で出願をキャンセルする場合でも、特許出願明細書はそのお客様のためにカスタマイズして作成した商品ですから、他社に転売することはできません(法律的にも特許を受ける権利の譲渡を受けなければできません)。

ですから、もし、特許出願明細書の依頼を受けてキャンセルされた場合、その間の労働時間分の費用をいただかなければ、全くのただ働きになってしまい、事務所の運営ができなくなりますし、所員にも給料が払えません。そういう意味で特許出願の依頼を受け、明細書が完成しているにも関わらず出願に至らない場合は、特許出願明細書作成料をいただくのが普通です。

これは、特殊な(その人しか買わないような)注文建築の家を建ててくれ、と依頼された建築業者が建築をし、その後、発注者が、「やっぱりいらない」と言われても他所に転売できないので建築費はもらう、というのと似ています。

特許事務所の収益率は一見高く見えるかも知れませんが、全ての労働が商品そのものなので、よほど早く明細書を書いたり中間処理をしないとそれほど儲かりません。特に難しい中間処理で1週間潰れると週給5万円以下になる場合すらあり得ます。

従って、他の有体物の商品のように、購入決定までの相談や試供品は無料、というわけには行きません。他の商品は一度受注すればその後も継続して受注でき、ほとんど何もしなくても同じ商品を販売して収益が発生しますが、明細書はその都度専門家が時間をかけて毎回異なる物を作成するいわば特注品です。

そういう意味では、コンサルタントのように弁理士は時間当たりいくらで仕事をしている、というのが実態に近いと思います。実際、1時間数万円で仕事を受任することもありますから、コンサルタントとほぼ同じような感覚です。ですので、弁理士への相談料は、30分5000円以上の有料なのです。

その点が商品説明はいくら長時間聞いても無料の商品の営業マンとは異なります。営業マンは売れたらそこで仕事が終わりですが、弁理士は売れてから商品作り(明細書書き)が始まるのですから、最初の相談段階だからといって無料で長時間コンサルティングすることは難しいです。相談が特許出願に至った場合は、相談料は出願料に含まれますが、相談のみで特許出願に至らなかった場合は、コンサルティング料をいただくことになります。

要は弁理士はコンサルタントのようなもので、明細書を書くこと等の労働自体が商品であり、収入源というわけです。知識、ノウハウを売るナレッジワーカーですが、成果報酬制ではなく、働いた時間分の労働収入を得ると言う意味では会社員や時給制のパートさんやアルバイトさんと本質はそれほど変わらないのかも知れません。

弁理士の仕事の醍醐味

情報量の増加は加速度的で、1年間に公表される情報が、その前年から人類史上全部を合わせた情報量を上回る、とも言われて久しいです。

そこまで情報量が多くなると、特許の審査においても、多数の先行文献が引用され、特許にできる隙間が非常に狭くなります。

つまり、先行技術の雨、あられをうまくかわしながら、特許にできる穴を見つけ、その穴を拡げて特許にします。常に広げられるとは限りませんが。

しかし、進歩性の拒絶理由に対して、その文献のみに限れば、拒絶理由は意外と解消できる場合もあります。やり方は文献と拒絶理由の内容ごとにケースバイケースですが、例えば、マイクロアレイ(金属やガラスが材料)とマクロアレイ(ニトロセルロース膜やナイロン膜系)の違いがあれば、うまく反論すれば特許になることもあり得ます。

こういう穴を的確に見つけるのが得意な人が科学者の中には一定数います。論理の穴をパッと見つけて鋭く指摘する人です。

そういう能力があれば、拒絶理由の穴も瞬時に見つけられると思います。大平国際特許事務所所長の大平和幸弁理士もそれが得意です。

例えば、図の脚注の1行だけで、拒絶理由をひっくり返したりもできる場合があります。

あるいは、要約ではこう書いてあるけど、本文やグラフを見たら、そうは言えない、というようなケースもよくあります。こういう場合は比較的簡単に拒絶理由を解消できます。

と、いうのも、日本の審査官も要約しか読まないと決めている審査官がいます。こういう審査官は本文を精読していないので、本文中に特許にできるヒントが見つかったりします。アメリカでも原則は拒絶理由の文献を全文は読まないようです(人にもよるでしょうが)。

だとすれば、審査官が読んでない部分に拒絶理由を解消できるヒントが見つかる可能性はかなり高いです。あるいは、その論文が根本的に間違っていることがわかる場合もあります。それは、その後のレビュー等にその方法は使えない、と書いてある文献を見つけることなどで立証できます。

そうした穴が見つかったら、それを突破口にして、反論の文章を作ります。このとき、審査官にもわかりやすいようにあまり複雑な論理にしない方がよいと思います。審査官がよくわからない、ということで、拒絶理由が解消していない、と判断されては元も子もありませんから。

このように、論文の穴を見つけ、それを適切に表現することで、非常に難しい拒絶理由に見えても、意外にあっさりと特許査定が出る場合もあり得ます。

それが正に弁理士の仕事の醍醐味です。それにより、クライアント様に非常に喜んでいただけるとこちらも頑張ってよかった、と思います。

大平国際特許事務所では、難しい拒絶理由に対応するのが得意です。どうしても特許にしたいけど、非常に難しい拒絶理由が来た、というような場合にセカンドオピニオンを出すことも可能ですので、お気軽にご相談下さい。他の弁理士の先生が匙を投げた案件でも大平国際特許事務所なら特許にできる場合もあり得ます。

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特許事務所の仕事量

ここ2年ちょっと大阪の友人の事務所で仕事をしているのですが、弁理士数も少なく、仕事量もかなり変動があります。個人事務所ならもっとあるでしょうが。

忙しいときは毎日何件か、中間処理(拒絶理由対応)、審判事件、外国関係などを3件以上処理することも普通です。

場合によっては明細書を1~2日で書きあげることもあります。もちろん、こういう場合はギリギリの時間で書くので内容に問題があることもあり得ます(誤字・脱字とか)。

ただし、一度書いたことのあるパターンの明細書であれば、そのパターンに当てはめればいいので1日で書いてもそれなりのレベルの明細書にはなります。

ともかく、忙しい時期と暇な時期があるのが個人事務所の悩みです。以前50人規模の事務所に勤めていたことがありますが、リーマンショック後で、依頼が少なくなっていて本当に大変そうでした。所長が毎週キャッシュが足りない、というようなことを言っていてうんざりする感じでした。

そういう意味から言えば、暇な時期ばかりだと事務所が潰れてしまうので、忙しい時期はありがたかったりします。

特に急ぎの出願の場合は、仕事も急いで早くやり、しかも特急料金ももらえる、というありがたい状態になります。

逆に出願依頼から何カ月も経っても出願のゴーサインが出ない場合もあります。場合によっては1年位その状態の場合が続いたりします。こうなると、仕事はしたのに代金がもらえない状態になりますから事務所の経営上苦しいです。

知人の事務所ではそのような場合は、出願してなくても、明細書作成料を先にもらう、と言っていました。1年間明細書を少しづつ修正していては、事務所としても手間がかかる割に入る収入が少ないので経営的に苦しくなります。

そういう意味では、特急で出願してくれ、という方が事務所にとってはキャッシュフローが早くありがたいとも言えます。

私の知人で、1日で明細書を書くのを原則としている人がいますが、そういうやり方をすれば儲かるだろうな、と思います。もちろん、それでも十分な品質を保てるからそれでもいいのでしょうけど。

そういう意味では、弁理士もす早く明細書を書ける分野を増やすことでキャッシュフローを改善できると思います。企業の知財部員はあまりに早く明細書を仕上げてしまうとやることがなくなってしまう、という場合もあるかも知れません。

いずれにしても、特許事務所も昔のようなボロ儲けできる時代ではなくなって来ました。特許出願数が減っていながら、弁理士数がかつての3倍位になっているのですから当たり前ではありますが。

日本でも、アメリカのように発明をして起業する人がもっと増えて欲しいものです。私としても発明家を増やす活動をしたいと思っています。

一流の弁理士に依頼するには?

特許出願を依頼するのであれば、新人であまり経験のない弁理士ではなく、できれば経験豊富な一流の弁理士に依頼したい、と誰もが思っているでしょう。

しかし、大規模事務所の一流弁理士には、通常は大企業の固定客が付いているので、大規模事務所に初めて仕事を依頼した場合、依頼者が大企業でなければ、暇な弁理士が担当になることも多いです。ひどい場合には、新人弁理士が担当になり、かなり多くの間違いを含む明細書を書いてくれることもあります。

私も昔、企業知財部時代や大学院大学知財本部の時代に特許事務所に依頼していたのでそういう弁理士も何人か見て来ました。

弁理士として事務所でたたき上げで、長くやっている人はまだ安心なのですが、ちょっと困ったのが、審判官や審査官を経て特許事務所に入られた方でした(これらの事例はもう10年あるいはそれ以上前の話なので今は事情が変わっている可能性もあります)。

特許庁審判官出身の方は審判官の目から見ていい明細書というのを判断しているのでしょう。「明細書は、読みやすいように簡単に書いておきました」と言われました。

確かにスッキリしていて読みやすいのですが、発明のバリエーションも少なく、限定するための段階的な記載もなく、定義も少なく、これでは拒絶理由がきたら補正できず、一発アウトになるかも、と思いました。

明細書は、読みやすければ特許になる、というものではありません。読みにくくても、日本語とは思えなくても、技術的、法律的に正しく書かれていれば、特許として登録され、事業が守れます。

もっと言えば、正確に書けば書くほど全ての条件を盛り込んで厳密に書くので読みにくくなる、とも言えます。

さらに、請求項を読んだだけでは権利範囲がさっぱりわからない、という請求項である方がいい場合もあります。なぜなら、誰もその特許権を侵害しているかどうかわからないので、侵害している製品を売り続けることになります。そうすると、より長期間侵害するので、損害賠償金も増える、というわけです。

まぁ、日本では米国のような3倍賠償制度がないので通常の実施料程度しか賠償されないケースが多いですが。さっぱりわからない請求項というのは例えば、缶コーヒーのプルトップ型の蓋のようなものを日本語で言葉で表したような場合です。図で書けばすぐに理解できるのですが、文章で書くと非常にわかりにくい文章になることがあります。

わざと権利範囲をわかりにくく書く、というのは、私はあまりやりませんが、それとは別に、明細書に定義をしっかり書いたり、数値範囲を段階的に書くと読みやすい文章にはなりません。

しかし、それができる限り広い権利を取得するのに役立ちます。

そういう意味では、読みにくい明細書であっても、きちんと広くて強い権利が取れるのであれば、読みやすくても狭い権利範囲しか取れない明細書よりもよいと思われます。

審判官出身の方もそうですが、審査官出身の方の書いた明細書も必ずしもいい明細書と言えないケースもありました。これは人にもよるのでしょうが、特許庁では審査をする側ですから、細かい明細書作成ノウハウや海外の記載要件に関する判例を審査官がどれだけ研究しているかは不明です。

では、一流の弁理士とは、どういう弁理士を言うのでしょう?

それは端的に言えば、特許登録率が高い弁理士ではないでしょうか?どんな拒絶理由に対しても論文や論理の穴を見つけ、反論し、特許にできる弁理士だと思います。普通は特許にならない出願も、何とかあらゆる方法で特許化し、企業の製品を守る、ということです。

つまり、会社の事業を守り、利益に貢献できる弁理士、とも言えるかも知れません。

ではそういう弁理士をどう探せばいいか?ですが、残念ながら、弁理士を明確に差別化することは弁理士倫理規定もあり、あまり過激にはできないので、弁理士の特徴を打ち出すのは簡単ではありません。

とはいえ、ある程度の選ぶ基準はあります。技術面と法律面の両方の知識が必要ですから、研究開発歴がある程度あり、博士号を取得している方が科学的知識が豊富で、論文を読んで拒絶理由に反論するのも得意な場合が多いです。

例えば、一流企業での研究開発歴が20年以上もあれば、研究者として大学の准教授クラス以上の能力を持っている研究者も多いです。その位の専門知識があれば、特許庁の審査官と互角以上にディスカッションが可能です(論破することも)。また、論文を読むのにも慣れていますから、論理の間違いにすぐに気づける、という鋭さもあります。

それとともに、弁理士としての経験年数も10年以上あれば、ある程度の法的テクニックは知っているので、ある程度信頼できると思います。最低5年程度あれば、才能がある人なら弁理士として1人前になれる、という説がありますから。

とはいえ、当然知っているべき判例でも、全ての弁理士が知っているとは限りません。判例に沿って議論することで、拒絶理由が解消する場合もありえます。

また、特許庁の審査官とも直接10年以上もやり取りすれば、大体の傾向や人によってどのくらい差があるかも肌感覚でわかるようになります。そうすれば、それに応じて反論の書き方を調整したりもできるようになりますし、このケースは面接が必要だな、というのも感覚でわかるようになってきます。

他には、東大や京大出身者であればあまりハズレの弁理士に当たることは少ないと思われます。

一流の弁理士がわからない場合は、一度お試しで仕事を実際に依頼してみるのもお勧めです。当所の場合はそのようなケースを想定して初回の出願は通常ではありえない値段で受任しております。

知財の仕事は奥が深く、実際に直接一緒に仕事をやってみて初めて優秀かどうかわかる場合も少なくありません。一緒に仕事をしてみて、非常に頭がいい、と感じる場合もあると思います。

そういう意味で、当所はぜひ一度お試しいただきたい事務所、弁理士であると自負しております。

特許事務所に出願等を依頼する場合には弁理士を指定すべき

弁理士は基本的には個人技の持ち主です。非常に大雑把に例えると、プロ野球選手やプロゴルファーみたいなものです。

ですから、得意技術を持っていますし、苦手なジャンルもあります。

そして、外から見ると差がわからないですが、実際には相当な差があります。

例えば、ある弁理士は、アメリカの用途発明の請求項の書き方を知らず、そのために、彼に頼んだ人は1000万円以上の損をしていました。

弁理士だから皆同じだろう、というのは全くの誤解です。弁理士の中でも腕のいい弁理士もいれば、通り一遍の対応しかできない人もいます。

博士号を持っていたり、海外留学したことのある弁理士もいれば、学部卒(大卒)だけで研究経験がない弁理士もいます。文系から夜間の電気学科に行って電気の弁理士をしている人もいます。

博士号を持ち、20年の研究歴がある弁理士と、学部卒で特許技術員しかやったことのない人とでは、全く質が違います。学部卒ですぐに特許事務所に入った場合、サイエンスのディスカッションの経験がないので、サイエンスのディベートができません。

それができるとできないとでは、拒絶理由への反論の厚みが変わります。サイエンスの研究室のゼミで火の出るような議論を普通にやってコテンパンにやっつけたり、やられたりした経験のある人であれば、それと同じことを審査官や審判官に向かってやれるわけで、その分論理が鋭く、特許になる確率も上がります。

学部卒だけだとどうしてもそのあたりが手薄になり、本質的な対応ができません。それに対して、博士号を持ち、さらに研究歴が長い場合、大学の准教授や教授クラスの知識、経験のある弁理士もいます。そういう人は、特許事務所でずっといる所員よりも100倍以上知識を持っています。

ただし、長くやっているからよいか?といえばそれもそうとも限りません。法律もどんどん変化して行っていますから。

そういう意味では、一度依頼して良ければその弁理士に依頼し続け、もう一つだな、と思ったら弁理士を変えてもらうように特許事務所に依頼するか、別のと特許事務所で専門の弁理士を見つけて依頼するのがよいと思われます。

もちろん、大平国際特許事務所でも受付しております。