米国のソフトウエア発明の特許適格性

バイオ関係の特許適格性(米国特許法101条)については、以前動画で解説しました。

米国特許適格性暫定ガイドライン

上記記事では、Alice判決などのコンピュータソフトウエアの抽象的アイデアについては、解説していませんでした。

しかし、その後、特許適格性についての判決なども出て、実務もかなり変化してきています。特に、特許適格性については、CAFCや最高裁が抽象的アイデアとして判示した少なくとも1つのコンセプトに類似しない場合、審査官は請求項が抽象的であるとして拒絶できなくなりました(2016年5月4日の抽象的アイデアに関するガイドライン)。

つまり、判決にないものは特許適格性を否定されない実務になったということで、特許適格性の予測が容易になったとも言えます。

特許適格性に関する判決については、USPTOでリストが公表されていて、判決が出る度にアップデートされていくようです。

subject matter eligibility court decisions
http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016-sme_crt_dec_1.pdf

特許適格性の審査では、請求項にかかる発明が、抽象的アイデアであるかどうか、が最初に判断されます。この場合に、上記リストの抽象的アイデアの判示に類似するかどうかを判断します。

抽象的アイデアに該当した場合は、次に、significantly moreをもたらすか否かが判断されます。

significanly moreについては、Alice vs CLS Bank事件の審理において、最高裁判例のDiamond vs Dier事件が検討され、請求項に、従来の手法における技術的課題を解決するように設計されたプロセスを記載しているため、significantly moreの要件を満たす、とされました。

つまり、非常に大雑把に言えば、従来の技術的課題を解決る発明であれば、significantly moreを満たすということです。実際には、個別具体的に判断されるので、発明毎に検討が必要ですが。

また、コンピュータの機能の改善に向けられた発明もsignificantly moreの要件を満たす場合があります(In re TLI communications, LLC)。

ただ、米国の特許適格性の判断は日本とはかなり違うので、日本の審査基準で特許になる発明として例示されている請求項であっても、米国では特許適格性を有しない、と判断される場合もあるようです。

 

 

 

人工知能(AI)が特許出願を審査?

特許庁は来年度(明日からですが)、人工知能(Artificial intelligence)を審査に試用するために7000万円の予算を計上したそうです。

方式審査や、簡単な新規性調査等には使えるかも知れません。

また、先行文献調査を人工知能が行った場合、読むスピードが人間よりもはるかに速いでしょうから、膨大な文献を調査し、より近い先行文献を見つけられる可能性はあると思われます。

そうすると、拒絶理由もより的確なものになるので、特許になったものの信頼性は上がると思われます。

そして私が危惧しているのが、人工知能のディープラーニングと機械学習機能です。これにより、反論に対してさらに反論する知恵がつきますから、全審査のパターンを学習されると、反論してもそれに対してまた反論してくるおそれがあり得ます。

そうなると、中国のように何回も拒絶理由が出て、なかなか特許にならない、ということも起こり得ます。

また、せっかく知恵を絞って考えた論理が1回は使えても、その後からは学習して対応してくるおそれもあり得ます。

そういう意味では、人工知能により審査をするのであれば、反論する側も人工知能を使って知恵を蓄積する必要があるかも知れません。

ただ、知識が膨大にあると、それに対抗することは非常に難しいです。その分野の専門の大学教授と議論して勝てる可能性はまずないでしょう。もし人工知能が大学教授並みの知識と知恵を身につけるとしたら、それに反論して特許にするのは相当難しくなる可能性があります。

人工知能の進化は驚くべきスピードで進んでいます。特許審査が人工知能によりなされるようになる日は思ったよりも早く来るかも知れません。そうなれば、特許庁審査官も少なくて済むようになるでしょう。

特許異議申立件数はアップルが米国で1位

米国の特許戦略に関する書籍「エジソンが役員室にいたら」には、特許は権利行使しなければ持っている意味はない、というような記載がありました。

特許権を保有していても、侵害者を放置するなら何のために特許権を保有しているのか意味がわかりません。侵害を止めさせるためのものですから(もっとも、直接権利行使する以外にも、特許出願や特許権があることで他社の参入意欲を無くさせるという意味では役に立っている可能性もありますが)。

ですから、革新的な製品を次々と開発する企業は特許出願も重要ですが、他社が侵害していないか、常に市場に出回っている製品を監視する必要があります。

こういう侵害品は営業マンが見つけて来る場合も多いので、知財部(特許部)と営業部との連携も大切です。もちろん、日用品等であれば知財部員が買い物に行ったついでに発見する場合もありますが。

そして侵害品を発見したら、まずは警告状を出し、その後交渉して止めさせたり、ライセンス料を取ったりします。

交渉が決裂すれば訴訟に持ち込み差止と損害賠償を求めます。これには相当の費用がかかるので、少しの侵害だと訴訟費用が赤字になるので、ある程度泳がせておいてそれなりの賠償額に達してから訴訟する場合もあります。

こうした侵害品対策ともに、他社の特許出願への対策も重要です。自社製品の製造販売に抵触するおそれのある特許出願はもちろん、自社製品の特許出願に類似する特許出願についてもできる限り見つけて潰す必要があります。

日本でも昨年から異議申立制度が再開されましたが、特許が成立してから6カ月間であれば誰でも異議申立が可能です。

これは米国でも同様で、こうした異議申立が最も多いのが、アップルだそうです。

調査会社Lex Machinaが行った調査によれば、2012年9月から米国特許商標庁特許審判部(Patent Trial and Appeal Board:PTAB)に対し、アップルは252もの異議申し立てを行ったそうです。

日本の会社の場合、化学分野では会社でも年間1~数件程度他社特許を潰したい、という相談を受けますが、年間100件近くの異議申立は非常に多いと思います。それだけ特許部隊がしっかりしているのでしょう。

2位のサムスンが100件ですから、アップルの252件はその2.5倍で、飛びぬけて多いと言えます。

サムスン以下の順位としては、グーグル、LG、マイクロソフトとテクノロジー企業が続きます。なお特許申請件数自体は、意外にもアップルはそこまで多く無いようです。

私が10年位前に米国で聞いた話では、シリコンバレーのIT企業は特許はあまり取らずに、先行者利益で独占する、というような話でしたが、最近では事情が変わっているようです。GoogleやMicrosoftも数百件規模で特許を購入したりしていますから。

シリコンバレーでは他者のアイデアは知っていても盗まないという文化がありますが、東洋は基本的にマネするのでサムソン等が参入してきたことで、シリコンバレーのITの特許戦略も変わって来たのかも知れません。アイデアをサムソン等にマネされて損害が生じることを認識した可能性があります。

また、訴訟に対する防御の意味でも特許を保有するのは有効です。米国では訴訟になれば数十億円の賠償金は当たり前ですし、特許訴訟の場合は3倍賠償もありますから、1000億円規模の賠償金をなることもあります。そういう意味では、防御の意味で特許を保有しておくことも重要でしょう。撃たれたら撃ちかえすことで攻撃的防御が可能ですから。

日本でも異議申立制度が復活しましたが、これは特許を潰す側にとってはとてもいい制度で安価で手軽に特許登録の見直しをしてもらえます。特許を潰したい企業にとっては無効審判よりも使い勝手がよいです。

アメリカでもそれは事情が似ているようで、PTABがその温床になっている、とFortuneは分析しています。

とはいえ米国で特許を潰せる成功率は23%ですから、決して高いとは言えないでしょう。これは、審査部がしっかり審査して、特許にならない出願はきちんと拒絶しているから、とも言えます。

ただ、この異議申立により、個人発明家の特許を潰しているのが実情のようです。大企業なら優秀な特許弁護士が反論して潰されないで済むところを個人発明家の場合は大企業の弁護士との議論に負けるのではないかと思います。

いずれにしても、米国のIT系企業も特許を重視する方向に変わっていているように感じます。

子供の発明を特許出願する親

数日前に、神谷明日香さんという小学6年生が空き缶の分別可能なゴミ箱で特許を取得したという話を書きました。

ただ、小学生の子供の発明を弁理士に依頼して出願できる親はあまりいないと思います。親が特許性があるかどうか判断できるケースが少ないし、特許出願するコストを負担できるか、また、出願コストに見合う売上があがるかどうかも不明ですから。

弁理士に依頼して出願すると、標準的な料金だと、明細書作成→出願だけで20~40万、審査請求で15万程度(特許庁印紙代含む)、中間処理(拒絶理由対応)で1回約10万円、成功報酬10万~20万かかるので、最低でも50万円程度かかります。

拒絶理由対応が難しい場合は登録までに100万円近くかかる場合もあり得ます。審判請求したりすると、150万円以上かかることもあります。今回は早期審査も請求しているのでその費用も余分に必要です。

それだけのコストをかけてまで出願するのは普通の会社員の家庭ではよほど売れるという確信がないと難しいと思われます。神谷明日香さんの場合は、シニアソムリエで有限会社カルチベイトジャパン代表取締役の父親が特許を取得していて、発明家のようですから、ある程度特許について詳しいのだと思われます。

ただし、父親が発明者での特許は以下です。
【特許番号】特許第5022528号(P5022528)
【登録日】平成24年6月22日(2012.6.22)
【発行日】平成24年9月12日(2012.9.12)
【発明の名称】味覚値処理装置、及び、プログラム
【出願日】平成17年12月22日(2005.12.22)
【氏名又は名称】株式会社カルチベイトジャパン
【発明者】
【氏名】神谷 豊明

【請求項1】
味覚の一種として色を含む複数種類の味覚の各味覚値をワイン別に保持しているワイン味覚値保持手段、を有する記憶装置と、
判定対象の料理が持つ色の味覚値に対応付けられている各ワインを前記ワイン味覚値保持手段からそれぞれ抽出して、該各ワインが持つ複数種類の味覚の各味覚値をそれぞれ取得する味覚値取得手段と、
前記判定対象の料理が持つ複数種類の味覚の各味覚値と、前記味覚値取得手段が取得した各ワインの対応する味覚の各味覚値とに基づいて、前記判定対象の料理と前記取得した各ワインとの適合性をそれぞれ判定する適合性判定手段と、
を有することを特徴とする味覚値処理装置。

これはつまり、料理に合うワインを自動的に見つけるプログラムだと思われます。これは2005年に出願され、2012年に登録されています。この経験でかなり特許審査に対する知識が深まったのでしょう。

それに加えて父親も経営者ですし、祖父がスーパーを経営しているので、孫が特許で新聞に載れば製品が全く売れなくても宣伝効果で元が取れるでしょうけど。

こういう親子が増えて欲しいですね。さらに、この発明を事業家して小学生社長で年収数千万円という事例になればいいのですが。

アメリカでは、発明家で豪邸に住む人が大勢いますから、日本でもそうなって欲しいです。アメリカの発明家の中には、町1個分くらいの豪邸に住んでいる人もいるそうです。

1ヶ月ほど表示されませんでしたが特許出願依頼のブログが漸く復旧しました

このワードプレス・ブログにしばらくアクセスできない状態が続いていて大変申し訳ございませんでした。約1ヶ月位悪戦苦闘しましたが、なかなか復旧できませんでした。

理由は、これを置いてあるサーバー(Xrea)が大幅リニューアルをし、その際1つのサーバー(s352)だけMySQLデータベースが引き継げなかったようで、データベースが空になってしまったためです。他のサーバは特に問題無く表示されていました。

そこでワードプレスの引っ越しのやり方などいろいろ調べてやってみたのですが、以前に吐き出したdump fileを使うことで漸く復元することができました。ただ、dump fileが700M近くあって、ワードですらファイルを開けることができず、苦労しました。また、これだけ大きいとそのままでは、サーバーへのアップロードもままならないです。

結局、あるテキストエディタが巨大ファイルを開いて編集できることがわかり、それを使って不要な部分を削除することで、データベースをサーバーにアップすることができ、何とか復旧できました。アクセス解析のログがMySQLデータベースのかなり大きな部分を占めていたのがわかりました。

アクセスしようとして見れなかった方がおられたらご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

今回のような事故が起こることを想定して、サーバーの引っ越しも含めて今後は対策を取る予定です。MySQLのテキストも購入し、SSH接続(telnetのようなもの)も使えるようにしました。また、巨大なMySQLデータベースを編集できるソフトウエアも見つけました。

もう1つ同じサーバーに置いてあって復旧していないブログがあるので、そちらはSSH接続してコマンドベースでデータベースを復旧するしかないと考えています。データベースプログラムを勉強するいいチャンスと思って研究してみます。

また、こまめにコメント欄のスパムコメントを削除しないと大量のメモリーを使ってしまい、復旧が難しくなることもわかりました。

さらに、これを機会にこれまでバージョン3.4を使っていたのを最新版のワードプレスに更新しました。

これにより、セキュリティも強化され、プラグインも最新のものが使えるようになりました。

今後とも特許出願依頼ブログをよろしくお願い申し上げます。

アップル特許侵害訴訟に対するコメントがFLASHに掲載されました

先日書いた、アップル対日本人発明家の斎藤憲彦氏の訴訟に関するコメントが光文社の雑誌FLASHの今週号に掲載されました。

私のコメントは以下の通りです。

「斎藤さんは98年ころに7件の特許出願をしていますが、それらは認められず、唯一残ったのが今回の特許でした。判決は仮執行宣言つきですから、判決が最終的に確定する前でも強制執行できるんです。」

前回の記事でも書きましたが、斎藤憲彦氏は7件の特許出願をし、7件とも拒絶査定を受けました。そして拒絶査定不服審判を請求したもののそれでも拒絶査定は覆りませんでした。ただ、その間に分割出願をしたものがあり、それが特許になったわけです。

この分割出願もかなり権利範囲が広いのですが、その前の特許出願はさらに広い権利で、基本特許に近いようなものでした。こうした基本特許を個人が出願することは日本では比較的少ないですが、米国ではよくあるようです。

日本人の中にもこのような非常に広い特許権を取得する人がいて驚きました。

今後さらに多くのすぐれた発明が日本人から出ることを期待しています。

 

特許管理の項目

特許管理というと、人によっては特許(出願)を取捨選択して、最適なポートフォリオを築くことのように考えていることもあります。

しかし、知財部で特許管理と言えば期限管理を指すのが一般的でしょう。どの特許出願、特許円を残し、どの特許出願等を捨てるか?は事業戦略も絡むので、特許部よりも事業部側の戦略判断になります。

期限管理はある程度の数、おそらく500件以上の生きている特許出願や特許権を持っている会社であればコンピュータの特許管理システムを使うのが一般的です。それ以下であればエクセルでも管理可能と思われます。

特許管理システムの管理項目数は200位あり、社員数が多いと1つの項目、例えば発明者でも数千名になったりします。すると、アクセスクラスのリレーショナルデータベースでは処理できないので、オラクルのデータベースを使わざるを得ず、そのため特許管理システムは通常数百万円以上します。

さらに、データの移行や会社に合せてカスタマイズするとなるとさらに数百万円の費用がかかります。

そういう意味では特許管理は非常に大変です。そして、完璧にできてもそれが当たり前で誰も褒めてくれませんが、ミスをしたらボロカスに言われるので、労多くしてあまり報われない仕事だと思います。

しかし、各国の特許制度を知るにはとてもいい仕事ですし、会社の特許を全て見れるので、一度はやってみてもよいでしょう。

私も一時期アクセスで特許管理システムを作ろうかと考えましたが、200項目もあるとアクセスではフリーズしてしまい無理でした。今のアクセスは当時よりは進化しているからできるかも知れませんが。

いずれにしても特許管理の項目は膨大な数があるので、片手間にプログラムできるようなものではないように思います。もちろん、特許出願の期限管理のみ、等に絞れば比較的簡単にできるような気はしますが、社員への発明報奨金の支払いや、訴訟、契約までを一元管理できるシステムは専門のシステム会社に作ってもらった方が結局は早くて安くできるように思います。

シミュレーション結果を使って特許出願する場合

例えば、火星にロケットを飛ばすような発明の場合、実際に火星に打ち上げて成功してから特許出願する、というのでは、発明完成から特許出願までに時間がかかりすぎ、また、公知になってから1年以上かかるおそれもあります。

あるいは、飛行機の発明で見たらわかるような発明だと、試験飛行の際に一般人に見られると公知になり、新規性喪失の例外規定を使わないと特許が取れなくなる場合もあります。

そこで、ある程度の段階で、プログラム上でシミュレーションしたり、モデル実験をしたりして結果を予想することがあります。

そのシミュレーションどおりに実際にも動いて、成功すれば、そのシミュレーションの条件で実施できるわけですから、特許出願した場合に実施可能要件を満たします。

しかし、何かパラメーターが間違っていたり、条件設定に漏れがあったりして、実際にはその条件ではうまく行かない場合もありえます。

そういう場合は、その特許出願は仮に特許登録されたとしても実際には実施できない発明ですから、実施可能要件違反の無効理由を含むため権利として持つ意味がありません。

これはペーパーイグザンプルと同じことで、予想して書いておいて、その後、実際そのとおりにやってうまく行けば特許としても有効に権利行使できる、と言うのと似ていると思います。

要は、シミュレーションが正しく、その条件で実際に実行して製造でき、予想通りの効果が出るのであれば、シミュレーション結果をもとに特許出願しても特許が登録される可能性はある、ということです。

もっと確実には、シミュレーション方法そのものを特許出願する方法もあり、この場合は、実際のロケットを飛ばす方法ではなくロケットを飛ばす軌道をシミュレーションするなどの方法発明になります。

シミュレーション方法はソフトウエアの発明になり、ロケットを飛ばす方法は実際に飛ばす方法になりますから、特許としても違いますし、効力も異なります。

シミュレーションソフトの発明は、そのソフトを製造、販売、使用する行為が侵害になりますが、シミュレーションした結果を使って実際にロケットを飛ばす行為にまで及ぶかは、請求項の書き方によります。そのシミュレーションソフトを使って計算してロケットを飛ばす方法、であれば、ロケットを飛ばす行為そのものも権利範囲に入ります。

ロケットを飛ばす方法、というクレーム構成ですと、シミュレーションプログラムは権利範囲に入らない可能性があります。これも請求項の書き方次第ですが。

つまり、シミュレーションプログラムを使ってシミュレーションした結果に基づいて特許申請をする場合は、プログラムと方法の両方を請求項に書いておけば、両方とも保護できる可能性がある、というわけです。例えば、請求項Xのプログラムを用いてロケットを火星に到達させる方法、あるいは、請求項Yのシミュレーションプログラムの計算結果を用いてロケットを衛星の周回軌道に乗せる方法、のような請求項が考えられます。

ですから、どちらか1つしか権利化できない、というわけではなく、両方とも権利化できる請求項の書き方もありますので、そのあたりも検討されることをお勧めします。ただし、場合により、発明の単一性が無くなり、分割出願が必要になるかも知れませんが。

ニュージーランドでソフトウエア特許が禁止に

ニュージーランドでソフトウエア(プログラム)に対する特許が認められなくなった。

これは、ソフトウエアには非常に多くの特許が成立し、もはや、そのどれにも抵触しない形で新しい技術開発をすることが不可能になったため、と説明されている。

確かに日本でもソフトウエア特許は膨大な量が出願されており、1つの発明を実施するために、侵害する特許がないかどうか調査すると数千件の特許権や特許出願がヒットし、その調査負担はかなり大きくなっている。

そういう意味ではニュージーランドのように、ソフトウエアの特許を認めないことにすれば、特許権や特許出願の存在を気にせずにプログラムを開発できるので、ある意味安心と言える。

しかし、世界の趨勢は、IT業界でも特許紛争がかなり激しくなってきており、iPhoneのアップル対サムソンの争いもその1つと言えよう。

ソフトウエアを特許の対象から外すことで研究者の監視負担は減るかも知れないが、発明意欲が減退するおそれもある。

パテント・トロールを防止するにはまた別の方策を取り、ソフトウエア特許は認めるべきと個人的には考える。

任天堂vs元ソニー従業員の特許侵害訴訟で賠償額が半額に減額

米ニューヨーク州南部地区米連邦地方裁判所の陪審団は、任天堂が携帯ゲーム機3DSで特許を侵害したとする元ソニー従業員富田誠次郎氏の訴えについて、侵害があったとして3020万ドルの損害賠償を今年の3月に認めていた。

しかしながら、連邦地方裁判所のジェド・ラコフ判事は8月14日、賠償額を1510万ドルに半減する判決を下した。

問題となった特許は3Dメガネを必要とせず立体的な映像を裸眼でみる技術で、元ソニー従業員の富田誠次郎氏(59)が取得している。この特許は富田氏がソニーを辞めた後に個人で出願したもののようだ。

米国の裁判では、技術的範囲に属するかどうかは、マークマン判決以来、陪審員ではなく、専門知識を持つ裁判官が判断することになっている。

またJudgement as a matter of law(JMOL)という制度があり、陪審評決に不服の場合にも申立ることができ、陪審評決が覆ることもある。今回は完全に無罪となって覆ったわけではないが、賠償額が半額になった。

ラコフ判事はこの日の判決で、陪審団が認めた賠償額は「本質的に過大」であり口頭弁論で示された材料では正当化されないとの見解を表明。任天堂の3DS本体に収益性はなく、専用ゲームの大半の技術も富田氏の特許範囲の技術を使用していないと説明した。一方で、任天堂からの陪審評決の撤回と新たな賠償責任に関する口頭弁論開催の要求は退けた。

判事によると、富田氏は8月23日までに半減した賠償額を受諾するか、新たな賠償請求手続きを進めるか決めなければならない。

任天堂の広報担当者は「当社は他社の知的財産を尊重しており、どの製品も言われているような特許侵害はしていないと自信を持っている」と語った上で、引き続き陪審評決と賠償額支払いを不服として控訴する方針を示した。このあたりは、資金が豊富な企業の戦略と言えよう。

一方で富田氏の場合は、成功報酬制弁護士を雇っていれば控訴されたとしても費用的に対応は可能と思われる。

富田氏の代理人は、今回の判決を検討中でコメントはないとしている。

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE97E00E20130815